Ліцензійний договір в Україні

В СРСР монопольним представником держави під час укладання будь-яких Ліцензійних договорів (скорочено - ЛД) було Всесоюзне об'єднання «Ліцензинторг». Воно зникло разом із Союзом. І ось уже майже 10 років, як юридичні особи – підприємства будь-якої форми власності та фізичні особи вільні у виборі партнерів для укладання будь-яких договорів, які не суперечать чинним законам, «суспільним інтересам», «добрим звичаям» та «суспільній моралі». Отже, поговоримо про Ліцензійний договір: навіщо, кому і для чого він потрібний. А також про мінімізацію ризиків під час укладання таких договорів.

Проблема лише в тому, що далеко не всі усвідомили зміст улюбленого афоризму марксистів: «Свобода - це усвідомлена необхідність». І, відповідно, власна відповідальність за результати укладених угод. Тому незалежно від того, будете Ви продавцем (Ліцензіаром) або покупцем (Ліцензіатом), Вам треба знати:

• • Для чого потрібні Ліцензійні договори?
• • На чому вони можуть бути засновані?
• • Що має бути предметом Ліцензійних договорів?
• • Якими мають бути права та обов'язки сторін таких договорів?
• Як мінімізувати ризики при їх укладанні та виконанні?

Залишається сподіватися, що, отримавши відповіді на ці запитання, Ви вже не зможете розглядати опубліковані у великій кількості зразки Ліцензійних договорів як бланки для бездумного заповнення наявних у них прогалин.

1.

Навіщо потрібні Ліцензійні договори

Вони потрібні:
а) потенційним Ліцензіарам – якщо вони з якихось причин, наприклад: через брак власних виробничих потужностей для повного освоєння ринку та задоволення платоспроможного попиту на новий товар,
- через віддаленість ласого географічного сегмента ринку від місця своєї постійної «прописки», через жорстку протекціоністську політику в будь-якій державі, яка робить імпорт готових запатентованих виробів невигідним,
- через банальний дефіцит власних та/або недоступність позикових фінансів, - не можуть самі по собі (без посередників) отримувати прибуток там, тоді, де і коли вона помітна «неозброєним» оком;
б) потенційним Ліцензіатам – якщо вони хочуть швидко і, по можливості, дешево, тобто, не витрачаючись на науково-дослідні (НДР), дослідницько-конструкторські (ДКР) та/або дослідницько-технологічні (ДТР) роботи, вийти на обраному географічному сегменті ринку в лідери з обсягів продажу привабливих за ціною та/або якістю нових товарів;
в) обом зазначеним сторонам – якщо вони спільно хочуть отримати прибуток від експлуатації інтелектуальної власності Ліцензіара за місцезнаходженням Ліцензіата.
Природно, потенційні Ліцензіари прагнуть продати Ліцензії дорожче, а потенційні Ліцензіати хочуть купити їх дешевше. Зрозуміло, що фактичну ціну кожної Ліцензії сторони, спираючись на результати незалежних маркетингових досліджень, визначають шляхом переговорів. Однак і те, і інше реально можливе тоді та лише тоді, коли потенційний Ліцензіар дав потенційним Ліцензіатам достатні підстави для роздумів «to be or not to be…».

Вам потрібно замовити або зареєструвати Ліцензійний договір?

Зателефонуйте 0987733353, напишіть в Telegram, Viber, Skype або на info@tm.ua

2.

Ліцензійні договори засновані на «мистецтві»

Інакше (і точніше кажучи) загальною підставою для всіх Ліцензійних договорів є право власності на такі об'єкти «мистецтва», які у потенційних Ліцензіатів викликають бажання оперувати з ними на ринку. І до речі, торгова марка тут не виключення.
Для довідки: давньогрецьке слово «techne» і означає мистецтво в широкому сенсі, включаючи «мистецтва» будь-якого виду, науку і, власне, технологію та техніку.
Право власності, що лежить в основі Ліцензійних договорів, може поширюватися:
• Або на тиражі творів мистецтва, тобто художньої літератури, живопису та скульптури, архітектури та музики, творів науки, особливо природознавства (які далі як можливі об'єкти Ліцензійних договорів не розглянуто, бо не належать безпосередньо ні до промисловості, ні до сільського господарства);
• Або на такі патентоздатні об'єкти інтелектуальної промислової власності як:
• Винаходи, тобто нові неочевидні для пересічних фахівців та промислово придатні описи виробів (пристроїв, речовин, біологічних об'єктів типу штамів мікроорганізмів та культур; рослинних або тваринних клітин) та способів (технологічних процесів),
• Корисна модель, тобто описи нових та промислово придатних конструктивних рішень будь-яких пристроїв;
• Промисловий зразок, тобто художньо-конструкторські рішення зовнішнього вигляду промислових виробів, включаючи малюнки тканин, килимів, паковань тощо, які придатні для офіційної реєстрації;
• Торгові марки, в основному ті, що стали «брендами»;
• Ноу-хау, тобто секрети виробництва будь-яких комерційно цінних продуктів, що зберігаються в таємниці та передаються від власника до користувача лише за Ліцензійними договорами за умови нерозголошення третім особам.
Право власності на патентоздатні об’єкти має бути підтверджено, меншою мірою, однією заявкою на видачу патенту на території, де заплановано укладення Ліцензійного договору. Бажано, щоб така заявка була заснована на Міжнародній заявці, поданої на основі Договору про патентну кооперацію країни місцезнаходження потенційного Ліцензіара. Ще більш бажано, щоб на момент початку переговорів щодо продажу Ліцензії в країні перебування потенційного Ліцензіата вже діяв виданий Ліцензіару національний чи регіональний патент.
Право власності на ноу-хау у більшості країн світу, включаючи Україну регламентовано не якимось конкретним законом, а спирається на звичаєве право. Тому воно зберігається за власником до моменту, коли він сам, обтяжений таємницею і не замислюючись про наслідки, проявить недоречне невчасне та безкоштовне нестримання мови. На жаль, саме це нестримання - характерне для багатьох наших наукових та інженерно-технічних працівників.


3.

Предмет Ліцензійного договору

Предметом такого договору має бути передання майнових прав Ліцензіатом Ліцензіару.
Термін майнові права означає:
а) Відносно запатентованих об'єктів та технологічних ноу-хау:
• Право виробляти запатентовані вироби або застосовувати запатентовані способи та/або практично застосовувати ноу-хау,
• Право пропонувати до продажу і продавати запатентовані вироби або продукти, виготовлені запатентованим способом або із застосуванням ноу-хау;
• Право вводити в цивільний обіг відповідні об'єкти в інший спосіб. Наприклад, імпортом на територію дії договору або здаванням їх в оренду третім особам або наданням платних послуг із використанням таких об'єктів;
б) Відносно зареєстрованих торгових марок:
• Право використовувати їх для маркування товарів або послуг, зазначених у тому Свідоцтві про реєстрацію знака, яке покладено в основу договору.
• Право дозволяти та забороняти третім особам обмежене чи необмежене використання ТМ.
Передання майнових прав може бути:
а) У фінансовому аспекті:
• Безоплатним, що можливо, якщо Ліцензіат опиняється у сфері непрямих товарно-грошових інтересів Ліцензіара (зазвичай як дочірнє підприємство), і
• Платним – в інших випадках, причому платежі за надання Ліцензії можуть проводитись як у грошовій формі, так і «в натурі» і бути двох типів:
    - паушальними, тобто у вигляді разової грошової виплати щонайменше однією фіксованою сумою,
   - роялті, тобто у вигляді періодичних грошових та/або натуральних виплат, які обчислені у відсотках від узгодженої сторонами бази або у фіксованій сумі за одиницю продукції чи роботи, та
    - комбінованими, що складаються з певної паушальної суми та роялті;
б) В аспекті об’єму прав, що передаються:
- Повним, що стосується патентів або Свідоцтв про реєстрацію знаків та передбачає передачу цих документів новим власникам, які володітимуть ними, користуватимуться та розпоряджатимуться на свій розсуд (з реєстрацією договору про передання у відповідному Патентному відомстві та публікацією відомостей про це);
Щодо ноу-хау – аналогічна відмова колишнього власника від усіх прав власності на користь нового власника (зазвичай з нотаріальним завіренням договору передання прав),
- Виключним («ексклюзивним»), що варто розуміти в тому сенсі, що у даного Ліцензіара залишається щонайменше право володіння підставою Ліцензійного договору та що на обраній сторонами території буде один і лише один Ліцензіат;
- Невиключною, що слід розуміти в тому сенсі, що у даного Ліцензіара залишаються, щонайменше, права володіння та розпорядження підставою Ліцензійного договору і тому на обраній сторонами території може бути кілька Ліцензіатів;
в) В аспекті території дія Ліцензійного договору – завжди обмежена:
- нижньою межею – один регіон певної держави (що, відповідно, зазвичай не вигідно Ліцензіату), а
- верхньою межею – лише Земною кулею (що навряд чи зможе забезпечити навіть найбагатший Ліцензіар і що навряд чи колись стане потрібно самому навіженому Ліцензіату);
г) В аспекті терміну дії Ліцензійного договору – завжди обмеженою:
- нижньою межею – мінімальним терміном окупності витрат Ліцензіата на придбання Ліцензії (що, зрозуміло, зазвичай не вигідно Ліцензіару), а
- верхньою межею – граничним терміном дії патенту (або свідоцтва на товарний знак) та/або терміном морального старіння ноу-хау, бо з цими фактами пов'язане вичерпання підстав для укладення Ліцензійного договору.

4.

Права та обов'язки сторін Ліцензійного договору

Навіть безкоштовне надання Ліцензії вимагає ретельного опрацювання питання про права та обов'язки сторін. При такому опрацюванні зазвичай виходять із принципу, що права однієї сторони становлять суть обов'язків іншої сторони (і навпаки). Тому далі ми зупинимося переважно на обов'язках Ліцензіара та Ліцензіата стосовно договорів про надання виключної чи невиключної Ліцензії.
Ліцензіар завжди зобов’язаний гарантувати Ліцензіату:
• приналежність йому і лише йому вихідних майнових прав власності на «мистецтво» та їх захист за власний рахунок від посягань третіх осіб,
передачу Ліцензіату такої (переважно технічної) документації, яка необхідна і достатня для освоєння виробництва продукції по Ліцензії та усунення дефектів у переданій технічній документації, якщо вони будуть виявлені,
• реальність виконання винаходу (корисної моделі, промислового зразка, ноу-хау) з досягненням певних техніко-економічних показників.
Ліцензіат завжди зобов’язаний:
• визнавати Ліцензіара власником вихідних майнових прав на «мистецтво»,
• дотримуватись технічних умов та технологічних рекомендацій Ліцензіара по втіленню винаходу (корисної моделі, промислового зразка, ноу-хау),
• комерційно реалізувати набуті майнові права під загрозою дострокового (і зазвичай безперечного) розірвання Ліцензійного договору,
вести бухгалтерські справи так, щоб операції з продукцією щодо Ліцензії були виділені та доступні для аудиторських перевірок обсягів її випуску та доходу від її продаж,
• забезпечувати доступ Ліцензіара до зазначених вище даних, та
зберігати в таємниці надану йому технологію навіть після закінчення терміну дії договору (у тому числі й особами, які працювали у Ліцензіата по найму).
Ліцензіар у більшості випадків зобов’язаний:
• підтримувати патенти (або інші охоронні документи) в силі за власний рахунок, а при появі наміру достроково відмовитися від їхньої підтримки в силі – заздалегідь сповістити про це Ліцензіата,
• надавати практичну допомогу Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за Ліцензією (а за необхідності – і її передпродажного та/або післяпродажного обслуговування) та сповіщати Ліцензіату про всі удосконалення та поліпшення продукції за Ліцензією та/або технологією її виробництва.
Ліцензіат в більшості випадків зобов’язаний:
• своєчасно виплачувати Ліцензіару обумовлену договором винагороду (паушальні платежі та/або роялті) та, якщо це передбачено, пеню за будь-яке прострочення будь-якого з платежів, сприяти Ліцензіару у виявленні та судовому розгляді переслідування порушників майнових прав,
• в обумовлений термін реагувати на кожне повідомлення Ліцензіара про удосконалення та покращення продукції по Ліцензії та/або технології її виробництва та,
• у свою чергу, негайно сповіщати Ліцензіара про всі удосконалення та поліпшення продукції по Ліцензії та/або технології її виробництва, які зроблені фахівцями Ліцензіата.
Ліцензіар може бути інколи зобов’язаний:
при наданні другої, третьої тощо невиключної Ліцензії повідомляти Ліцензіату відомості про них, і якщо будь-яким наступним договором будуть передбачені вигідніші умови Ліцензування, «автоматично» поширювати їх на попередні договори та сплачувати Ліцензіату договірні штрафи за постачання неякісних комплектуючих виробів та/або іншої сировини (напівфабрикатів) та/або технологічного оснащення.
Ліцензіат може бути інколи зобов’язаний:
• виробляти продукцію за Ліцензією тільки на тих підприємствах, які він мав у момент укладання договору,
• закуповувати у Ліцензіара (зазвичай у рахунок платежів за договором) комплектуючі вироби та/або іншу сировину (напівфабрикати) та/або технологічне оснащення та/або послуги фахівців Ліцензіара з пуско-налагоджувальних робіт та технічного обслуговування технологічного обладнання або узгоджувати з Ліцензіаром такі закупівлі у третіх осіб та
• після закінчення терміну дії договору повернути Ліцензіару всю технічну документацію (і, за необхідності, залишки сировини та/або комплектуючих виробів).
Особливу роль відіграє взаємне зобов'язання сторін вирішувати суперечки за взаємної згоди та погоджувати вибір юрисдикції для вирішення спорів, які не вдалося вирішити полюбовно.
З-поміж прав Ліцензіара найбільш суттєві:
• право безпосередньо чи через уповноваженого представника перевіряти правильність обліку випуску продукції за Ліцензією та доходу від її продажів,
• право безперечного розірвання Ліцензійного договору під час прострочення будь-якого платежу понад узгоджений сторонами граничний термін (зазвичай у поєднанні з повною забороною подальшого випуску продукції по Ліцензії та відшкодуванням збитків) та
• право зберігати власне виробництво продукції, на випуск якої надано Ліцензію (звичайно, тільки у разі продажу невиключної Ліцензії).
Серед прав Ліцензіата найбільш суттєві:
• право на технічну допомогу Ліцензіара в освоєнні виробництва (а іноді – і збуту) продукції по Ліцензії,
• право на вдосконалення продукції за Ліцензією та технології її виробництва, за надання якого Ліцензіату нерідко доводиться «повоювати» з Ліцензіаром,
• право продавати на території дії Ліцензійного договору субліцензії третім особам (природно, у разі лише придбання невиключної Ліцензії),
• право на диференціювання (зниження у міру зростання випуску продукції Ліцензії) ставки роялті та
• право на відмову від сплати роялті у разі дострокового припинення дії патенту (патентів) Ліцензіара, які були покладені в основу Ліцензійного договору.

Замовити Ліцензійний договір

3.

Як мінімізувати ризики під час укладання та виконання Ліцензійних договорів

Домовимось, що стосовно теми статті терміном «ризик» ми будемо позначати ймовірність завдання фінансової та/або матеріальної та/або моральної шкоди учасникам Ліцензійного договору:
• або внаслідок помилок однієї зі сторін ЛД під час підготовки до його укладення або під час його виконання,
• або внаслідок відмови від укладання ЛД з боку потенційного Ліцензіара,
• або внаслідок відмови від виконання або неналежного виконання, щонайменше одного з зобов'язань будь-якої зі сторін відносно іншої сторони після набуття ЛД чинності.
Зрозуміло, що виключити ризики на 100% у принципі неможливо (інакше б і не йшлося про них). Так, неможливо заздалегідь передбачати форс-мажорні обставини, які перешкоджають виконанню деяких чи всіх зобов'язань однієї, чи обох сторін. Прикладами таких обставин можуть служити природні (землетрус, повінь тощо) та соціальні (політичний переворот, воєнні дії тощо) катаклізми.
Оскільки жодна зі сторін не може бути винна у «форс-мажорі», у текст ЛД зазвичай включають статтю-застереження про відсутність відповідальності за шкоду, що виникла з об'єктивних причин. Однак у більшості країн світу таке застереження можна і не робити, бо в законах зазвичай передбачено звільнення від цивільної відповідальності будь-якої особи, яка зазнала дії «непереборної сили».
Також не можна точно передбачати економічні кризи, але оскільки від них не застрахований ніхто, у ЛД слід передбачити такий порядок дій сторін в умовах спаду, за якого можна прогнозувати зменшення ризику. Цей порядок, природно, буде різним залежно від еластичності попиту на продукцію по Ліцензії.
Однак у більшості випадків типові небезпеки, що очікують Ліцензіара та Ліцензіата, заздалегідь відомі, бо практика Ліцензування дозволила скласти список ризикованих дій, які можуть бути вчинені однією зі сторін:
• або з необережності із заподіянням шкоди самій собі,
• або з умислом з метою створити односторонні переваги для себе.
Необережні дії, які зазвичай тягнуть за собою зрив переговорів, частіше здійснюють потенційні Ліцензіари. До найбільш ризикованих дій такого роду, характерним для наших «комерціалізаторів» технічних досягнень, слід зарахувати:
а) утримання від глибоких маркетингових досліджень та техніко-економічних розрахунків щодо продукції, що пропонується до виробництва та/або збуту за Ліцензією,
б) неправильний поділ технічної інформації на відкриту для безкоштовного доступу та на закриті до оплати ноу-хау з урахуванням зазначеного вище «нетримання мови» разом із зайвою довірливістю до улесливих слів про грошовий дощ, який проллється на вчених та інженерів.
Справді, нерідкі випадки, коли потенційні Ліцензіари:
не знають своїх конкурентів і не можуть навіть приблизно вказати потенційному Ліцензіату собівартість продукції за Ліцензією та ймовірний обсяг платоспроможного попиту навіть на власній території,
патентують замість виробів тільки способи їх виробництва, що в випадках, коли на продукції не залишається явних виробничих «міток», неминуче веде як мінімум до часткового розкриття ноу-хау, і
вірять у силу папірців типу «угод про конфіденційність», які послужливо підсовують для підписання посередники, які шукають (для себе!) «На гріш п'ятаків».
Особливий випадок необережної поведінки потенційних Ліцензіарів з-поміж фізичних осіб зумовлений звичкою, що прийшла з радянських часів, брати «в співавтори» будь-кого, хто пообіцяє комерційно реалізувати винахід (корисну модель, промисловий зразок). Потрібно пам'ятати, що в умовах конкуренції, нехай ще й недостатньо розвиненої всередині пострадянських держав, оманливе співавторство є виключно плід самообману істинних винахідників. І якщо вже Ви хочете виправити свої фінансові відносини, торгуючи правами на основі очікуваного патенту, то беріть інших (фізичних та/або юридичних осіб тільки у спів заявники і тільки після укладення з ними «Договору про патентування винаходу (корисної моделі, промислового зразка «ХYZ», про розподіл витрат на патентування та підтримку патентів у силі, про порядок користування та розпорядження майновими правами на основі патентів та про розподіл доходів, очікуваних від реалізації майнових прав на основі патентів».
З необережних дій вітчизняних Ліцензіатів слід особливо виділити тільки одне, а саме: придбання майнових прав на «голі ідеї», які вимагають дуже «довгих грошей» для їхнього доведення до ринку.
Найбільш поширені ризиковані події з умислом. Наприклад, цілком природно бажання кожного потенційного Ліцензіату якомога докладніше вивчити виробництво та збут продукції, з якою йому доведеться мати справу після придбання Ліцензії. Нерідко це вивчення набуває явного відтінку технічного шпигунства. Боротися з ним можна по-різному в залежності від типу продукції, наявності або відсутності її патентного захисту на передбачуваній території дії ЛД, наявності чи відсутності ноу-хау, стійкості репутації сторін на ринку та ряду інших факторів. Однак у будь-якому випадку слід обмежувати доступ до своїх секретів.
Якщо ж без глибокого ознайомлення потенційного Ліцензіата з технологією виробництва продукції по Ліцензії підписання ЛД практично виключено, найбільш доцільні такі контрзаходи потенційного Ліцензіара:
• укладання опційного договору, який зазвичай передбачає внесення застави перед ознайомленням ПЛт з тими подробицями, що його цікавлять та безперечний перехід такої застави до ПЛр при відмові ПЛт від укладання повноцінного ЛД, та/або
• включення до ЛД вимоги про паушальний платіж і умови передачі технічної документації лише після його сплати і/або
покладання на Ліцензіата обов'язків купувати у Ліцензіара сировину або комплектуючі вироби, необхідні для виробництва та/або післяпродажного обслуговування продукції за Ліцензією, на строк, який Ліцензіар вважає достатнім для отримання фінансового задоволення. Також цілком природно, коли іноземний Ліцензіат прагне передбачити розгляд можливих суперечок щодо тлумачення чи виконання умов ЛД у судах своєї країни або, на крайній випадок, у міжнародному арбітражі. Ці варіанти однак прийнятні для вітчизняних Ліцензіарів, чим слабше їх фінансова база і чим менше вони знають про законодавство та правозастосовчу практику країни Ліцензіата або процедури арбітражу.
Тому під час укладання ЛД слід «до останнього» відстоювати умову розгляду спорів з приводу тлумачення та/або виконання умов ЛД у судах України.
Не менш природним є прагнення потенційних Ліцензіатів придбати всі права власника на виробництво та збут продукції за Ліцензією, а на худий кінець – «ексклюзивну» Ліцензію з максимально можливим обмеженням прав Ліцензіара.
Тут можливі три основні варіанти:
1) якщо Ліцензіар сам не в змозі та не хоче реалізувати майнові права на основі патенту або ноу-хау та якщо Ліцензіат гарантовано (а це треба перевірити!) платоспроможний, то доцільно виторгувати максимально можливий паушальний платіж та після його отримання передати Ліцензіату справи, що його цікавлять;
2) якщо Ліцензіар у момент переговорів сам не в змозі, але в перспективі хоче самостійно реалізувати майнові права на основі патенту або ноу-хау, можна продати навіть виключну Ліцензію, по можливості залишивши за собою право виробляти та збувати продукцію за Ліцензією та позбавивши Ліцензіата права продавати субліцензії третім особам без письмового повідомлення та письмової згоди Ліцензіара;
3) якщо Ліцензіар у момент переговорів сам може і хоче реалізувати (або вже реалізував) майнові права на основі патенту чи ноу-хау, то можна продавати лише невиключні Ліцензії.
Далі, в обох сторін будь-якого ЛД можуть виникати спокуси затягнути виконання будь-якого із зобов'язань у часі. Наприклад, Ліцензіар може із запізненням передати Ліцензіату технічну документацію або розпочати навчання фахівців Ліцензіату на своєму підприємстві, а Ліцензіат може затягувати випуск та збут продукції за Ліцензією або порушувати терміни платежів.
«Ліками» зазвичай виступають статі ЛД, які:
- Або передбачають так звані «договірні штрафи» та встановлюють їх розміри для кожного можливого випадку повільності чи забудькуватості, порядок та строки їх сплати;
- І/або порядок дострокового розірвання ЛД з ініціативи постраждалої сторони.
Якщо ж існує ризик повільного освоєння ринку не з вини Ліцензіата, то в ЛД доцільно передбачити тверді мінімальні ставки роялті на весь передбачуваний ризикований період.
І, нарешті, якщо всі або більшість платежів по ЛД має складати роялті, то Ліцензіар ні в якому разі не повинен погоджуватися на їх обчислення у частках від прибутку, який у всьому світі навчилися ефективно приховувати.
Тому основою їхнього розрахунку повинні бути або дохід Ліцензіата за кожний обумовлений сторонами звітний період, або тверда сума за кожну одиницю продукції за Ліцензією.

Вперед, панове!

Автор: КУЦЕВИЧ Валерій Людвікович, Патентний повірений України (реєстр. № 15)
= Співчуття =
На превеликий жаль, у листопаді 2019 року Валерій Людвікович пішов із життя. Пішов - Колега, Розум, Талант та Вчитель! Вічна пам'ять!

© Авторські права на цю статтю.
Виключне авторське право на оприлюднення цієї Статі належать ТОВ "Українські торговельні марки".

Зареєструвати Ліцензійний договір прямо зараз!