Тотожність та схожість торговельних марок

 Актуальність такої бізнес-задачі, як реєстрація торговельної марки, росте з кожним роком у зв'язку з подальшим розвитком бізнесу в Україні. Корисним для бізнесу є знання того, що таке торговельна марка та які є види торговельних марок. Це надасть розуміння того, що є доцільним реєструвати у ваших обставинах. Але важливим є те, що законодавство України отримання прав на торговельну марку обумовило певними умовами. Одна з головних таких умов: не повинно бути раніш заявлених торговельних марок, які є тотожніми чи схожими до ступені змішування з заявленим позначенням. Ось про тотожність та схожість торговельних марок ми зараз і поговоримо.

Розлянуті питання про торговельну марку в Україні:

1. Позначення, які не можуть отримати правову охорону в Україні.
2. Позначення, які не можуть бути зареєстровані як знаки
3. Варіанти тотожності та схожості як підстави для відмови у реєстрації ТМ
  3.1. Виявлено раніше заявлені знаки.
  3.2. Виявлено фірмове найменування.
  3.3. Виявлено кваліфіковане зазначення походження товару.
  3.4. Виявлено знак відповідності (сертифікаційний знак).
4. Корисні поради заявникам.
 ★ Ключовий кейс: реєстрації будь-якої торговельної марки вимагає проведення попереднього пошуку. Не зневажайте цим, перевіряйте з Повіреним!

1.

Позначення, які НЕ можуть отримати правову охорону в Україні

Що ж, розглянемо які знаки не можуть отримати правову охорону в Україні (не можуть бути зареєстровані).
Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону не можуть отримати правову охорону знаки, що складаються лише з позначень, як:
• не мають розрізняльної здатності;
• являють собою державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки або схожі з ними до ступені змішування. Не може отримати правову охорону також позначення, яке не лише зображує, але також – імітує ці позначення.
• є загальновживаними позначення товарів певного виду;
• є загальновживаними символами і термінами;
• вказують на вигляд, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце та час їх виробництва чи збуту;
• відображають лише форму, обумовлену природним станом товару або необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару суттєву цінність.
• відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
• відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури та мистецтва або цитати та персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
• відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети та факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.
Позначення, зазначені в пункті 2, можуть бути включені як елементи, що не охороняються, в торговельну марку, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника.
Позначення, зазначені в пунктах 3, 4, 5 і 6 можуть бути включені як елементи, що не охороняються, в товарний знак, якщо вони не займають у ньому домінуючого положення.
Не реєструються як знаки для товарів і послуг або їх елементи позначення, які:
• є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару або його виробника;
• суперечать громадським інтересам, принципам гуманності та моралі.

2.Позначення, які НЕ можуть бути зареєстровані як знаки

Вище ми вже відмічали, що торговельна марка повинна забезпечувати свою основну функцію – здатність відрізняти товари (послуги) одних виробників від товарів та послуг інших виробників. Саме цю функцію знаків покликані забезпечувати положення ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон про знаки). Так, наприклад, Закон про знаки у ст. 6 передбачає, що не можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:
- позначеннями, раніше заявленими (зареєстрованими) в Україні на ім’я іншої особи щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговими марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
- фірмовими найменуваннями, відомими в Україні, що належать іншим особам, які отримали право на них до дати подання Заявки до Укрпатенту, щодо таких самих або споріднених з ними товарів та послуг;
- кваліфікованими зазначеннями походження товарів, які охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку.
Розглянемо кожен із вище перелічених пунктів Закону.

3. Тотожність та схожості як підстава відмови у реєстрації торговельної марки

Розгляньмо варіанти ситуацій, коли перевірка торговельної марки чи експертиза Укрпатенту виявляє позначення, є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати. Як результат, такі виявлені позначення здатні або ускладнити реєстрацію ТМ, або навіть зробити її неможливою.
Невелике застереження. Ми вважаємо, що згадка у Законі про заявлені, і одночасно про зареєстровані позначення – зайва. Адже зрозуміло, що якщо позначення вже зареєстровано, то воно вже було й раніше заявлено. Таким чином, достатньо було б вказівок раніше заявлених. Але повернемося до варіантів ситуацій, коли виявлено певний набір раніше заявлених схожих знаків.

3.1. Виявлено раніше заявлені знаки.
Вище зазначена підстава для відмови у реєстрації ТМ — використовується під час перевірки знаків, а тому й найчастіше використовується експертизою Укрпатенту. Але треба розуміти, що якщо справа вже зайшла до експертизи Укрпатенту, це означає, що Заявка на реєстрацію знаку вже була подана. І це – дещо дивно. Чому дивно? Тому що це говорить про те, що знак не перевіряли перед подачею заявки. Або перевірку знаку було проведено недостатньо кваліфіковано. Як убезпечити заявку від відмови у реєстрації? Для тих, хто хоче реально оцінювати ситуацію, вберегти свої гроші, нерви та сили, у нас існує попередня перевірка торговельної марки на тотожність та схожість. При проведенні перевірки якраз і виявляються раніше заявлені позначення, які можуть перешкодити реєстрації та стати підставою для відмови.
Про тотожність знаків.
Знак визнається тотожним з іншим позначенням, якщо він збігається з ним у всіх елементах, тобто є повністю однаковим.
Про схожість знаків.
Поняття схожості знаків є ширшим, ніж поняття їх тотожності. Досвід успішної, багаторічної реєстрації торговельних марок в Агенції (приклади знаків, зареєстрованих нами) дозволяє нам використовувати власну систему оцінки схожості знаків. У практиці роботи нашого Агентства ми використовуємо при аналізі результатів пошуку три ступені схожості позначень:
- Є схожими настільки, що їх можна сплутати.
- Суттєво схожі.
- Частково схожі.
Позначення визнається схожим до ступені змішування з іншим позначенням, якщо воно асоціюється із ним загалом, попри окремі відмінності.
При встановленні ступеня схожості знаків враховуються такі критерії схожості:
- звуковий (фонетичний) критерій;
- графічний (візуальний) критерій;
- смисловий (семантичний) критерій.
Необхідно враховувати, що для визнання позначення схожим до ступеня змішування не обов'язково наявність тотожності або схожості до ступеня змішування за всіма трьома критеріями, достатньо наявності хоча б одного.
На жаль, чинні на дату написання «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 із змінами на 14.06.2011, не дають розширеного роз'яснення щодо кожного із критеріїв схожості знаків.
Але проаналізувавши практику, ми визначили, що звукова, графічна та смислова подібність визначається на підставі наступних ознак:
а) Звукова (фонетична) схожість:
- наявність у порівнюваних позначеннях звуків близьких і таких, що збігаються;
- близькість звуків, що складають позначення;
- розташування близьких звуків та звукосполучень по відношенню один до одного;
- наявність складів, що збігаються та їх розташування;
- число складів у позначеннях;
- місце співпадіння звукосполучень у складі позначень;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадіння частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос.
б) Графічна (візуальна) схожість:
- загальне зорове сприйняття;
- вид шрифту;
- графічне написання з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, великі чи малі);
- розташування літер по відношенню одна до одної;
- алфавіт, буквами якого написано слово;
- колір чи поєднання кольорів.
в) Смислова (семантична) схожість:
- подібність закладених у позначеннях понять, ідей (наприклад, AMOUR — AMOR (любов);
- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і має самостійне значення (наприклад, CONTI — PAOLO CONTI);
— протилежність закладених у позначеннях понять, ідей (наприклад, НАШ СПОКІЙ — ВАШ СПОКІЙ).
Ознаки, на підставі яких визначається схожість позначень, можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях.

3.2. Виявлено фірмове найменування.
Також однією з поширених підстав для відмови у реєстрації знаку є наявність тотожного або подібного до ступеня змішування хоча б одного фірмового найменування або навіть — їх групи. Для можливості застосування цього пункту необхідно, щоб було дотримано декілька умов:
• Таке фірмове найменування має бути відомим в Україні до дати подання заявки (або на дату проведення перевірки).
• Воно має належати іншій особі (особам), а не Заявнику.
• Право іншої особи на це найменування має виникнути до дати подання цього знаку на реєстрацію.
• Фірмове найменування має використовуватися щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, що й знак, що перевіряється або поданий на реєстрацію.

3.3. Виявлено кваліфіковане позначення походження товарів.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товарів – це термін, який поєднує назву місця походження товару, а також географічну вказівку про походження товару. Цією ж статтею передбачено позначення цих термінів.
Назва місця походження товару – назва географічного місця, що використовується для позначення товару, походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.
Географічне зазначення товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, яке прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, що має певні якості, репутацію чи інші характеристики, переважно обумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами, людським чинником чи поєднанням цих природних умов та людського фактора.

3.4. Виявлено зареєстрований у встановленому порядку знак відповідності (сертифікаційний знак)).
Знак відповідності — зареєстрований у встановленому порядку знак, яким за правилами, встановленими у цій системі сертифікації, підтверджується відповідність маркованої ним продукції встановленим вимогам. Ці знаки бувають національними, міжнародними, галузевими та навіть призначеними для певної групи товарів. Свої знаки відповідності мають майже всі промислово розвинені країни, а також багато міжнародних організацій та компаній.
Опис та правила використання національного знаку відповідності встановлено Постановою Кабінету Міністрів України N 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності».

4. Корисні поради для Заявників торговельних марок:

1) Реєстрація торговельної марки в Україні – процес, що вимагає як знання законодавства, та і практики його застосування Укрпатентом. Безвідповідальна подача Заявки дуже ризикована: можна втратити гроші, сили (а зрештою й бажання), не досягнувши поставленої мети – захисту прав на свій знак. Бренд – повинен бути предметом невпинної турботи та клопоту власників та їх Патентних повірених. У нас на сайті також наведені самі різні цікаві види торговельних марок. Подивіться до начала захисту бренду.
2) Питання тотожності та схожості раніше заявлених знаків, існуючих фірмових (комерційних) найменувань – складне та неоднозначне. Тому вимагає його розгляду кваліфікованими фахівцями.
3) Важлива проблема поточної ситуації — відсутність чіткого тлумачення питань схожості знаків у нормативно-правовій базі України. А це вимагає того, щоб аналіз схожості знаків проводили фахівці з великою практикою роботи з Відмовами Укрпатенту.
4) Реєстрація бренду на випередження — важлива задача Бізнесу. Якому варто подбати про захист прав на Знаки, які незабаром засяють на полицях магазинів та на вивісках підприємств.

© Співавтори: Ілона Чубарь та Ігор Кондратюк, 2011-2026.

---

Співавтор: Ілона Чубарь, юрист Агенції.
Здобула вищу освіту в КНУ, найкращому навчальному закладі юридичної освіти.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) — провідний класичний університет України, який у щороку продовжує займати найвищі позиції в національних та міжнародних рейтингах. Має ступінь магістра права і червоний диплом.
Загальний стаж роботи з торговими марками понад 5 років.
Підготувала та отримала для Заявників понад 50 заявок на реєстрацію ТМ.
Також має досвід досудового та судового захисту прав на торгові марки, доменні імена тощо.

---

---