Тотожність та схожість торгових марок

Актуальність такої бізнес-задачі, як реєстрація торгової марки, росте з кожним роком у зв'язку з подальшим розвитком бізнес-процесів в Україні.

У цій статті ми розглянемо наступні питання про торгові марки:
1. Нормативні акти, що регулюють право на торгову марку в Україні.
2. Що таке торгова марка.
3. Що НЕ може бути торговою маркою.
  3.1. Позначення, які НЕ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ правову охорону в Україні.
  3.2. Позначення, які НЕ МОЖУТЬ БУТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ як знаки
4. Варіанти тотожності та схожості як підстави для відмови у реєстрації ТМ
  4.1. Виявлено раніше заявлені знаки.
  4.2. Виявлено фірмове найменування.
  4.3. Виявлено кваліфіковане зазначення походження товару.
  4.4. Виявлено знак відповідності (сертифікаційний знак).
5. Висновки.

Тенденція розвитку сучасних ринкових відносин передбачає серйозний підхід до всіх аспектів ведення бізнесу. Одним з основних є обличчя бізнесу, а саме реєстрація торгових марок. В умовах розвитку сучасного ринку для споживача є важливим отримання якісних товарів та послуг. Паралельно з цим питанням важливим нюансом є те позначення (символ, зображення, слоган і т.д.), яке глибоко проникає у свідомість та підсвідомість споживача, викликаючи у нього асоціації лише з Вашим продуктом чи послугою. І дуже важливо, щоб ніхто інший не міг скористатися Вашим Ім'ям!


1.

Нормативні акти, що регулюють право на торгову марку в Україні

Основними нормативними актами, що регулюють правовідносини, пов'язані з торговими марками, є:
• Паризька конвенція про охорону промислової власності;
• Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків;
• Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;
• Сінгапурський договір про право товарних знаків;
• Цивільний Кодекс України;
• Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";
• Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Як швидко розпочати реєстрацію ТМ

Зателефонуйте 0987733353, напишіть в Telegram, Viber, Skype або на info@tm.ua

2.

Що таке торгова марка

Процедура реєстрації торгової марки в Україні відбувається згідно з нормами права, чинними на дату подання Вашої заявки. А тому основні нормативні акти щодо цієї процедури - нами перераховані вище.
Насамперед розгляньмо підходи міжнародного та українського Законодавства до визначення того, що може бути торговою маркою (скорочено - ТМ)?
Розглянемо, як її визначають деяких із них.
Сінгапурський договір про право товарних знаків в статті 2 встановлює, що він застосовується до знаків, що складаються з позначень, які відповідно до законодавства сторони Договору, можуть бути зареєстровані як знаки.
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) відповідно до інформації на її сайті визначає торгову марку як відмінний знак, що використовується для відмінності ідентичних або однорідних товарів та послуг, що пропонуються різними виробниками чи постачальниками послуг.
Цивільний кодекс України згідно зі ст. 492 визначає, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Також Кодекс передбачає, що такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів..
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг трактує ТМ як позначення, по якому товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
Розглянуті документи практично однаково визначають, що може бути ТМ. З вище перерахованих норм законодавства можна дійти невтішного висновку, що його основне призначення - відрізняти товари та послуги однієї особи від товарів та послуг інших. Таким чином все, що має здатність відрізняти товари і послуги однієї особи від товарів та послуг інших осіб не суперечить законодавству - і може бути торговою маркою.
У нас на сайті також наведені самі різні види торгових марок.


3.

Що НЕ може бути торговою маркою

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо знаків оперує двома термінами: не можуть бути зареєстровані та не можуть отримати правову охорону. Хоча за своєю суттю ці терміни – синоніми, проте Закон про знаки поділяє ці поняття. Навіщо? Мабуть, укладачі Закону про знаки закладали у це якусь юридичну казуїстику. Згадаймо україномовний термін із Цивільного кодексу в редакції 2004 року про знаки для товарів і послуг - "торговельна марка". Ось не "торгова марка", а саме "торговельна". Навіщо? Для чого? Відповідей немає. Але якщо така термінологія права є, то саме її треба використати. А тому давайте далі терміни "не можуть отримати правову охорону" і "не можуть бути зареєстровані як знаки" розглянемо окремо.

3.1.

Позначення, які НЕ можуть отримати правову охорону в Україні

Що ж, розглянемо які знаки не можуть отримати правову охорону в Україні (не можуть бути зареєстровані).
Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону не можуть отримати правову охорону знаки, що складаються лише з позначень, як:
• не мають розрізняльної здатності;
• являють собою державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки або схожі з ними до ступені змішування. Не може отримати правову охорону також позначення, яке не лише зображує, але також – імітує ці позначення.
• є загальновживаними позначення товарів певного виду;
• є загальновживаними символами і термінами;
• вказують на вигляд, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце та час їх виробництва чи збуту;
• відображають лише форму, обумовлену природним станом товару або необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару суттєву цінність.
• відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
• відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури та мистецтва або цитати та персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
• відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети та факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.
Позначення, зазначені в пункті 2, можуть бути включені як елементи, що не охороняються, в торгову марку, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника.
Позначення, зазначені в пунктах 3, 4, 5 і 6 можуть бути включені як елементи, що не охороняються, в товарний знак, якщо вони не займають у ньому домінуючого положення.
Не реєструються як знаки для товарів і послуг або їх елементи позначення, які:
• є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару або його виробника;
• суперечать громадським інтересам, принципам гуманності та моралі.

3.2.

Позначення, які НЕ можуть бути зареєстровані як знаки

Вище ми вже відмічали, що торгова марка повинна забезпечувати свою основну функцію – здатність відрізняти товари (послуги) одних виробників від товарів та послуг інших виробників. Саме цю функцію знаків покликані забезпечувати положення ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон про знаки). Так, наприклад, Закон про знаки у ст. 6 передбачає, що не можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:
- позначеннями, раніше заявленими (зареєстрованими) в Україні на ім’я іншої особи щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговими марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
- фірмовими найменуваннями, відомими в Україні, що належать іншим особам, які отримали право на них до дати подання Заявки до Укрпатенту, щодо таких самих або споріднених з ними товарів та послуг;
- кваліфікованими зазначеннями походження товарів, які охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку.
Розглянемо кожен із вище перелічених пунктів Закону.

Замовити реєстрацію торгової марки прямо зараз!
4.

Тотожність та схожісті як підстава відмови у реєстрації торгової марки

Давайте розглянемо варіанти ситуацій, коли перевірка торгової марки чи експертиза Укрпатенту виявляє позначення, є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати. Як результат, такі виявлені позначення здатні або ускладнити реєстрацію ТМ, або навіть зробити її неможливою.
Невелике застереження. Ми вважаємо, що згадка у Законі про заявлені, і одночасно про зареєстровані позначення – зайва. Адже зрозуміло, що якщо позначення вже зареєстровано, то воно вже було й раніше заявлено. Таким чином, достатньо було б вказівок раніше заявлених. Але повернемося до варіантів ситуацій, коли виявлено певний набір раніше заявлених схожих знаків.

4.1. Виявлено раніше заявлені знаки.
Вище зазначена підстава для відмови у реєстрації ТМ - використовується під час перевірки знаків, а тому й найчастіше використовується експертизою Укрпатенту. Але треба розуміти, що якщо справа вже зайшла до експертизи Укрпатенту, це означає, що Заявка на реєстрацію знаку вже була подана. І це – дещо дивно. Чому дивно? Тому що це говорить про те, що знак не перевіряли перед подачею заявки. Або перевірку знаку було проведено недостатньо кваліфіковано. Як убезпечити заявку від відмови у реєстрації? Для тих, хто хоче реально оцінювати ситуацію, вберегти свої гроші, нерви та сили, у нас існує попередня перевірка торгової марки на тотожність та схожість. При проведенні перевірки якраз і виявляються раніше заявлені позначення, які можуть перешкодити реєстрації та стати підставою для відмови.
Про тотожність знаків.
Знак визнається тотожним з іншим позначенням, якщо він збігається з ним у всіх елементах, тобто є повністю однаковим.
Про схожість знаків.
Поняття схожості знаків є ширшим, ніж поняття їх тотожності. Досвід успішної, багаторічної реєстрації в Агентстві більш ніж 2000 торгових марок (приклади знаків, зареєстрованих нами) дозволяє нам використовувати власну систему оцінки схожості знаків. У практиці роботи нашого Агентства ми використовуємо при аналізі результатів пошуку три ступені схожості позначень:
- Є схожими настільки, що їх можна сплутати.
- Суттєво схожі.
- Частково схожі.
Позначення визнається схожим до ступені змішування з іншим позначенням, якщо воно асоціюється із ним загалом, попри окремі відмінності.
При встановленні ступеня схожості знаків враховуються такі критерії схожості:
- звуковий (фонетичний) критерій;
- графічний (візуальний) критерій;
- смисловий (семантичний) критерій.
Необхідно враховувати, що для визнання позначення схожим до ступеня змішування не обов'язково наявність тотожності або схожості до ступеня змішування за всіма трьома критеріями, достатньо наявності хоча б одного.
На жаль, чинні на дату написання «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 із змінами на 14.06.2011, не дають розширеного роз'яснення щодо кожного із критеріїв схожості знаків.
Але проаналізувавши практику, ми визначили, що звукова, графічна та смислова подібність визначається на підставі наступних ознак:
а) Звукова (фонетична) схожість:
- наявність у порівнюваних позначеннях звуків близьких і таких, що збігаються;
- близькість звуків, що складають позначення;
- розташування близьких звуків та звукосполучень по відношенню один до одного;
- наявність складів, що збігаються та їх розташування;
- число складів у позначеннях;
- місце співпадіння звукосполучень у складі позначень;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадіння частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос.
б) Графічна (візуальна) схожість:
- загальне зорове сприйняття;
- вид шрифту;
- графічне написання з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, великі чи малі);
- розташування літер по відношенню одна до одної;
- алфавіт, буквами якого написано слово;
- колір чи поєднання кольорів.
в) Смислова (семантична) схожість:
- подібність закладених у позначеннях понять, ідей (наприклад, AMOUR - AMOR (любов);
- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і має самостійне значення (наприклад, CONTI - PAOLO CONTI);
- протилежність закладених у позначеннях понять, ідей (наприклад, НАШ СПОКІЙ - ВАШ СПОКІЙ).
Ознаки, на підставі яких визначається схожість позначень, можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях.

4.2. Виявлено фірмове найменування.
Також однією з поширених підстав для відмови у реєстрації знаку є наявність тотожного або подібного до ступеня змішування хоча б одного фірмового найменування або навіть - їх групи. Для можливості застосування цього пункту необхідно, щоб було дотримано декілька умов:
• Таке фірмове найменування має бути відомим в Україні до дати подання заявки (або на дату проведення перевірки).
• Воно має належати іншій особі (особам), а не Заявнику.
• Право іншої особи на це найменування має виникнути до дати подання цього знаку на реєстрацію.
• Фірмове найменування має використовуватися щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, що й знак, що перевіряється або поданий на реєстрацію.

4.3. Виявлено кваліфіковане позначення походження товарів.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товарів – це термін, який поєднує назву місця походження товару, а також географічну вказівку про походження товару. Цією ж статтею передбачено позначення цих термінів.
Назва місця походження товару – назва географічного місця, що використовується для позначення товару, походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.
Географічне зазначення товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, яке прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, що має певні якості, репутацію чи інші характеристики, переважно обумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами, людським чинником чи поєднанням цих природних умов та людського фактора.

4.4. Виявлено зареєстрований у встановленому порядку знак відповідності (сертифікаційний знак)).
Знак відповідності - зареєстрований у встановленому порядку знак, яким за правилами, встановленими у цій системі сертифікації, підтверджується відповідність маркованої ним продукції встановленим вимогам. Ці знаки бувають національними, міжнародними, галузевими та навіть призначеними для певної групи товарів. Свої знаки відповідності мають майже всі промислово розвинені країни, а також багато міжнародних організацій та компаній.
Опис та правила використання національного знаку відповідності встановлено Постановою Кабінету Міністрів України N 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності».

ВИСНОВКИ:

1) Реєстрація торгової марки в Україні – процес, що вимагає як знання законодавства, та і практики його застосування Укрпатентом. Безвідповідальна подача Заявки дуже ризикована: можна втратити гроші, сили (а зрештою й бажання), не досягнувши поставленої мети – захисту прав на свій знак. Бренд – повинен бути предметом невпинної турботи та клопоту власників та їх Патентних повірених.
2) Питання тотожності та схожості раніше заявлених знаків, існуючих фірмових (комерційних) найменувань – складне та неоднозначне. Тому вимагає його розгляду кваліфікованими фахівцями.
3) Важлива проблема поточної ситуації - відсутність чіткого тлумачення питань схожості знаків у нормативно-правовій базі України. А це вимагає того, щоб аналіз схожості знаків проводили фахівці з великою практикою роботи з Відмовами Укрпатенту.
4) Реєстрація бренду на випередження - важлива задача Бізнесу. Якому варто подбати про захист прав на Знаки, які незабаром засяють на полицях магазинів та на вивісках підприємств.

© Співавтори: Ілона Чубарь, Ігор Кондратюк, 2011.
Виключні авторське право на публікацію та оприлюднення цієї статті належать ТОВ "Українські торговельні марки".

Почнімо реєстрацію просто зараз!