Тождество и сходство торговых марок

Актуальность такой бизнес-задачи, как регистрация торговой марки, растет с каждым годом в связи с дальнейшим расширением развитием бизнес-процессов в Украине.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы о торговых марках:
1. Нормативные акты, регулирующие право на торговую марку в Украине.
2. Что такое торговая марка.
3. Что НЕ может быть торговой маркой.
  3.1. Обозначения, которые НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ правовую охрану в Украине.
  3.2. Обозначения, которые НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ как знаки
4. Варианты тождества и сходства как основания для отказа в регистрации ТМ
  4.1. Выявлены ранее заявленные знаки.
  4.2. Выявлено фирменное наименование.
  4.3. Выявлено квалифицированное обозначение происхождения товаров.
  4.4. Выявлен знак соответствия (сертификационный знак).
5. Выводы.

Тенденция развития современных рыночных отношений предполагает серьезный подход ко всем аспектам ведения бизнеса. Одним из основных аспектов является лицо бизнеса, а именно его торговая марка. В условиях развития современного рынка для потребителя является важным получение качественных товаров и услуг. Параллельно с этим вопросом немаловажным нюансом является то обозначение (символ, изображение, слоган и т.д.), которое глубоко проникает в сознание и подсознание потребителя, вызывая у него ассоциации только с Вашим продуктом либо услугой. И очень важно, чтобы никто другой не мог воспользоваться Вашим Именем!


1.

Нормативные акты, регулирующие право на торговую марку в Украине

Основными нормативными актами, регулирующими правоотношения, связанные с торговыми марками, являются:
• Парижская конвенция по охране промышленной собственности;
• Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков;
• Сингапурский Договор о законах по товарным знакам;
• Гражданский Кодекс Украины;
• Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг";
• Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

Как быстро начать регистрацию ТМ

Позвоните 0987733353, напишите в Telegram, Viber, Skype или на info@tm.ua

2.

Что такое торговая марка

Процедура регистрации торговой марки в Украине происходит согласно нормам права, действующим на дату подачи Вашей заявки. А потому основные нормативные акты по этой процедуре - нами перечислены выше.
Прежде всего, давайте рассмотрим подходы международного и украинского Законодательства к определению того, что может быть торговой маркой (сокращенно - ТМ)?
Рассмотрим, как ее определяют некоторых из них.
Сингапурский Договор о законах по товарным знакам в статье 2 устанавливает, что он применяется к знакам, состоящим из обозначений, которые в соответствии с законодательством стороны Договора, могут быть зарегистрированы в качестве знаков.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) согласно ее сайту определяет торговую марку как "отличительный знак, используемый для отличия идентичных или однородных товаров и услуг, предлагаемых различными производителями или поставщиками услуг".
Гражданский Кодекс Украины согласно ст. 492 определяет, что торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для придания отличия товарам (услугам), производимых (оказываемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (предоставляемых) другими лицами. Также Кодекс предусматривает, что такими обозначениями могут быть, в частности, слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов.
Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предусматривает, что знак - обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. Интересно также, что Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» рассматривает ТМ как товарный знак и знак обслуживания — обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу Свидетельства Украины на знак для товаров и услуг трактуют ТМ как «обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от однородных товаров и услуг других лиц».
Рассмотренные документы практически одинаково определяют, что может быть ТМ. Из рассмотренных норм законодательства можно сделать вывод, что ее основное предназначение - отличать товары и услуги одного лица от товаров и услуг других лиц. Таким образом все, что способно отличать товары и услуги одного лица от товаров и услуг других лиц и не противоречит законодательству - и может быть торговой маркой.
У нас на сайте также предствлены и самые различные виды торговых марок.


3.

Что НЕ может быть торговой маркой

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» относительно знаков оперирует двумя терминами: не могут быть зарегистрированы и не могут получить правовую охрану. Хотя по своей сути эти термины – синонимы, но все же Закон про знаки разделяет эти понятия. Зачем? Видимо, составители Закона про знаки закладывали в это некую юридическую казуистику. Давайте вспомним украиноязычный термин из Гражданского кодекса в редакции 2004 года про знаки для товаров и услуг - "торговельна марка". Вот не "торгова марка", а именно "торговельна". Зачем? Для чего? Ответов нет. Но раз такая терминология права есть, то ее надо и использовать. А поэтому давайте далее термины "не могут получить правовую охрану" и "не могут быть зарегистрированы как знаки" рассмотрим отдельно.

3.1.

Обозначения, которые НЕ могут получить правовую охрану в Украине

Итак, рассмотрим какие же знаки не могут получить правовую охрану в Украине (не могут быть зарегистрированы).
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не могут получить правовую охрану знаки, состоящие только из обозначений, которые:
• не обладают различительной способностью;
• представляют собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Не может получить правовую охрану также обозначение, которое не только изображает, но также - имитирует эти обозначения.
• вошли в обычное употребление как обозначения товаров определенного вида;
• являются общепринятыми символами и терминами;
• указывают на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;
• отображают лишь форму, обусловленную естественным состоянием товара или необходимостью получения технического результата, или которая придает товару существенную ценность.
• воспроизводят промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам;
• воспроизводят названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников;
• воспроизводят фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.
Обозначения, указанные в пункте 2 могут быть включены как неохраняемые элементы в торговую марку, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.
Обозначения, указанные в пунктах 3, 4, 5 и 6 могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Не допускается регистрация в качестве знака для товаров и услуг или его элементов обозначений, которые:
• являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
• противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

3.2.

Обозначения, которые НЕ могут быть зарегистрированы как знаки

Выше мы уже отметили, что торговая марка должна обеспечивать свою основную функцию – способность отличать товары (услуги) одних производителей, от товаров и услуг других производителей. Именно эту функцию знаков и обеспечивают положения ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее - Закон про знаки). Так, например, Закон про знаки в ст. 6 предусматривает, что не могут быть зарегистрированы как знаки для товаров и услуг обозначения, которые являются тождественными либо сходными до степени смешения с:
- обозначениями, ранее заявленными (зарегистрированными) в Украине на имя другого лица относительно таких же или однородных с ними товаров и услуг;
- торговыми марками других лиц, если они охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина;
- фирменными наименованиями, известными в Украине, принадлежащим другим лицам, которые получили право на них до даты подачи Заявки в Укрпатент, относительно таких же или однородных с ними товаров и услуг;
- квалифицированными обозначениями происхождения товаров, которые охраняются в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на обозначения происхождения товаров»;
- знаками соответствия (сертификационными знаками), зарегистрированными в установленном порядке.
Рассмотрим каждый выше перечисленные пункты Закона.

Заказать регистрацию торговой марки прямо сейчас!
4.

Варианты тождества и сходства как основания для отказа в регистрации ТМ

Давайте рассмотрим варианты ситуаций, когда проверка торговой марки или экспертиза Укрпатента выявляет такие тождественные или сходны до степени смешения обозначения. И в силу этого такие выявленные обозначения способны или усложнить регистрацию ТМ, или даже сделать ее невозможной.
Небольшая оговорка. Мы считаем, что упоминание в Законе о знаках про заявленные, и одновременно про зарегистрированные обозначения – излишне. Ведь понятно, что если обозначение уже зарегистрировано, то оно же уже было и ранее заявлено. Таким образом, достаточно было бы указания про ранее заявленные. Но вернемся к вариантам ситуаций, когда выявлен неких набор ранее заявленных сходных знаков.

4.1. Выявлены ранее заявленные знаки.
Выше указанное основание для отказа в регистрации ТМ - наиболее часто используется при проверке знаков, а потому и наиболее часто используется экспертизой Укрпатента. Но надо понимать, что если дело уже зашло до экспертизы Укрпатента, то это значит, что Заявка на регистрацию знака уже была подана. И это - несколько странно. Почему странно? Потому, что это говорит о том, что или знак не проверяли перед подачей заявки. Или проверка знака была проведена недостаточно квалифицированно. Как обезопасить Заявку от отказа в регистрации? Для тех, кто хочет реально оценивать ситуацию, уберечь свои деньги, нервы и силы, у нас существует предварительная проверка торговой марки на тождество и сходство. При проведении проверки как раз и выявляются ранее заявленные обозначения, которые могут помешать регистрации и послужить основанием для отказа.
О тождественности знаков.
Знак признается тождественным с другим обозначением, если он совпадает с ним во всех элементах, т.е. является полностью одинаковым.
О сходстве знаков.
Понятие сходства знаков является более широким, чем понятие их тождества. Опыт успешной, многолетней регистрации в Агентстве более чем 2000 торговых марок (примеры знаков, зарегистрированных нами) позволяет нам иметь свою систему оценки сходства знаков. В практике работы нашего Агентства мы используем при анализе результатов поиска три степени сходства обозначений:
- Сходство до степени смешения.
- Существенное сходство.
- Частичное сходство.
Обозначение признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.
При установлении степени сходства знаков учитываются следующие критерии сходства:
- звуковой (фонетический) критерий;
- графический (визуальный) критерий;
- смысловой (семантический) критерий.
Необходимо учитывать, что для признания обозначения сходным до степени смешения не обязательно наличие тождества или сходства до степени смешения по всем трем критериям, достаточно наличия хотя бы одного.
К сожалению, действующие на дату написания «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу Свидетельства Украины на знак для товаров и услуг», утвержденные Приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28.07.1995г. с изменениями на 14.06.2011, не дают расширенного разъяснения по каждому из критериев сходства знаков.
Но проанализировав практику, мы определили, что звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
а) Звуковое (фонетическое) сходство:
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.
б) Графическое (визуальное) сходство:
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.
в) Смысловое (семантическое) сходство:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (например, AMOUR - AMOR (любовь);
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (например, CONTI - PAOLO CONTI);
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (например, НАШ ПОКОЙ - ВАШ ПОКОЙ).
Признаки, на основании которых определяется сходство обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

4.2. Выявлено фирменное наименование.
Также одним из распространенных оснований для отказа в регистрации знака является наличие тождественного или сходного до степени смешения хотя бы одного фирменного наименования или даже - их группы. Для возможности применения этого пункта необходимо, чтобы были соблюдены некоторые условия:
• Такое фирменное наименование должно быть известно в Украине до даты подачи заявки (или на дату проведения проверки).
• Оно должно принадлежать другому лицу (лицам), а не Заявителю.
• Право на это наименование у другого лица должно возникнуть до даты подачи этого знака на регистрацию.
• Фирменное наименование должно использоваться относительно таких же или однородных с ними товаров и услуг, что и знак, проверяемый или поданный на регистрацию.

4.3. Выявлено квалифицированное обозначение происхождения товаров.
В соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об охране прав на обозначение происхождения товаров» квалифицированное обозначение происхождения товаров – это термин, который объединяет название места происхождения товара, а также географическое указание происхождения товара. Этой же статьей предусмотрено обозначение этих терминов.
Название места происхождения товара – название географического места, которое употребляется для обозначения товара, происходит из указанного географического места и имеет особые свойства, исключительно или главным образом обусловлены характерными для данного географического места естественными условиями или сочетанием этих естественных условий с характерным для данного географического места человеческим фактором.
Географическое указание товара - любое словесное или изобразительное (графическое) обозначение, которое прямо или косвенно указывает на географическое место происхождения товара, который имеет определенные качества, репутацию или другие характеристики, в основном обусловленные характерными для данного географического места природными условиями или человеческим фактором или сочетанием этих природных условий и человеческого фактора.

4.4. Выявлен зарегистрированный в установленном порядке знак соответствия (сертификационный знак).
Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям. Эти знаки бывают национальными, международными, отраслевыми или даже предназначенными для определенной группы товаров. Свои знаки соответствия имеют почти все промышленно развитые страны, а также многие международные организации и компании.
Описание и правила использования национального знака соответствия установлено Постановлением Кабинета Министров Украины N 1599 «Об утверждении описания и правил применения национального знака соответствия».

ВЫВОДЫ:

1) Регистрация торговой марки в Украине – процесс, требующий как знаний законодательства, а также практики его применения Укрпатентом. Безоглядная подача Заявки весьма рискованна: можно потерять деньги, силы (а в конечном итоге и желание), не добившись поставленной цели – защиты прав на свой знак. Бренд – должен быть предметом неустанной заботы и хлопот владельцев и их Патентных поверенных.
2) Вопрос тождества и сходства ранее заявленных знаков, существующих фирменных (коммерческих) наименований - сложен и неоднозначен. А потому требует его рассмотрения квалифицированными специалистами.
3) Важнейшая проблема текущей ситуации - отсутствие четкого толкования вопросов сходства знаков в нормативно-правовой базе Украины. А это - тем более требует того, чтобы анализ сходства знаков проводился специалистами с большой практикой работы с Отказами Укрпатента.
4) Опережающая регистрация бренда - важная задача Бизнеса. Которому стоит позаботились о защите прав на Знаки, которые вскоре засверкают на полках магазинов и на вывесках предприятий.

© Соавторы: Илона Чубарь, Игорь Кондратюк, 2011.
Исключительные авторские права на публикацию и обнародование этой Статьи принадлежат ООО "Украинские торговые марки".

Давайте начнем регистрацию прямо сейчас!