Як захистити права на Пляшку – торгова марка чи якийсь патент

 

​Як правильно зареєструвати права інтелектуальної власності на такий предмет як Пляшка? Що вигідніше отримати: торговельну  марку (далі - торгова марка) чи патент? Звернемось до аналізу законодавства та практики правозастосування.

Розпочнемо із законодавчих визначень відповідних об’єктів права інтелектуальної власності.

 

Поняття та порядок реєстрації торговоїї марки (скороченно - ТМ)  регулюється наступними нормативно-правовими актами:

- Цивільний кодекс України;

- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (скорочено - Закон);

- Правила складання і  подання  заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (скорочено - Правила);

- Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (скорочено - Методичні рекомендації). 

 

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу «торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів». 

Тобто відповідне зображення, зовнішній вигляд пляшки може бути зареєстроване як торгова марка. Більше того, згідно пункту 1.4. Правил «…торговельні марки, в тому числі, можуть бути зареєстровані: 

- об'ємні у  вигляді  фігур  або їх композицій у трьох вимірах».

 

Таким чином, із реєстрацією зображувальної ТМ питань не виникає. Що стосується реєстрації об'ємного знака, Правила передбачають, що «…об'ємний знак подається на реєстрацію у вигляді фотокопії у  такому ракурсі,  який дає можливість уявити весь об'єкт в  цілому.  Крім того, додатково надаються зображення всіх необхідних проекцій  позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак». Також при подачі заявки заповнюється, як вказано у п. 2.1.14. Правил, «… спеціальний код 554  як зазначення про те, що реєструється об’ємна торговельна марка». 

Проте при реєстрації пляшки як торговельної марки не слід забувати про те, які вимоги законодавство пред’являє до того позначення, яке може виконувати роль торговельної марки. Згідно п. 2 статті 6 Закону «… не можуть одержати правову охорону також позначення, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності».  Дана вимога витікає із основної властивості знаку для товарів і послуг – наявність розрізняльної здатності. 

Отже, підсумуємо:

- Зображувальні чи об’ємні тпозначення, які заявляються нареєстрацію у вигляді пляшки не повинні відтворювати загальновживаний зовнішній вигляд пляшки,

-  Пляшка повинна характеризуватись оригінальним зовнішнім видом, 

- Форма пляшки не повинна  визначатись виключно її функціональним призначенням. 

 

Це слід враховувати, оскільки при реєстрації знаків проводиться експертиза по суті заявки. І кожен заявлений знак (позначення)  буде перевірений на відповідність вимогам Закону. 

 

Розпочнемо з того, що також Пляшку  можна розглядати як один з наступні об’єктів права інтелектуальної власності: 

- Винахід, 

- Корисна модель.

- Промисловий зразок. 

Проте якщо взяти до уваги як переважне завдання - захист зовнішнього вигляду Пляшки, то це завдання може бути вирішене лише реєстрацією прав на торговельну марку чи промисловий зразок.  При цьому співвідношення прав на зображувальну  / об’ємну торгову марку у вигляді Пляшки чи патент на такий промисловий зразок як Пляшка  - то це потребує окремого аналізу та вивчення.

 

Поняття та порядок реєстрації промислового зразка регулюється наступними нормативно-правовими актами:

- Цивільний кодекс України;

- Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;

- Правила складання і  подання  заявки на промисловий зразок;

- Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок . 

 

Згідно статті 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»  «промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання». Інакше кажучи, промисловий зразок захищає оригінальний зовнішній вигляд товару, його особливу форму, дизайн, розмалювання тощо. Це предбачено згідно п. 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а саме - "Об'єктом промислового зразка може бути форма,  малюнок  чи  розфарбування або їх поєднання, які  визначають  зовнішній  вигляд промислового виробу і призначені  для  задоволення естетичних  та ергономічних потреб."

Тому враховуючи специфіку такого об’єкту як Пляшка (та розуміючи що, в першу чергу, патентування має завдання захисту прав  на зовнішній вигляд Пляшки) можна зробити висновок про те, що потрібно отримувати права саме на промисловий зразок. При подачі заявки необхідно також враховувати умови реєстрації промислового зразка.

Стаття 5 вищевказаного Закону уточнює, що «Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. В свою чергу,  промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим». 

Однак, якщо проаналізувати статтю 8  Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», «…заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам цього Закону». Отже, експертиза по заявці на промисловий зразок проводиться лише формально, перевіряється правильність документів заявки, а по суті заявлений об’єкт не перевіряється. Наявність новизни презюмується, але не перевіряється. Цим пояснюється величезна кількість зареєстрованих патентів на пляшку, які потім оспорюються в судах в силу невідповідності зареєстрованого об’єкту вимогам закону.  

 

2.2. Основні відмінності торговельної марки та промислового зразка. 

1. Різна функція. Торговельна марка служить для вирізнення аналогічних товарів та послуг, промисловий зразок захищає зовнішній вигляд товару. 

2. Різний обсяг правової охорони.  Як вказано в ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони торговельної марки визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, а відповідно до ч.6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру. 

3. Експертиза. Як було вказано вище, при реєстрації торговельної марки проводиться кваліфікаційна експертиза по суті заявленого позначення, а при реєстрації промислового зразка – проводиться лише формальна експертиза на правильність заповнення заявкової документації. 

4. Строк дії охоронного документу. Свідоцтво на торговельну марку діє десять років з дати подання заявки з правом продовження, а патент на промисловий зразок – п'ятнадцять років, однак без права продовження.

 

Поняття та порядок реєстрації винаходу (корисної моделі) регулюється наступними нормативно-правовими актами:

- Цивільний кодекс України1;

- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»8;

- Правила складання і  подання  і подання заявки  на винахід та заявки на корисну модель9;

- Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель)10. 

Згідно статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»  «винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології». Слід зауважити, що наведене законодавче визначення занадто розмите. Насправді, не будь-який результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології може захищатись патентом на винахід чи корисну модель. 

При подачі заявки на реєстрацію пляшки як винаходу (корисної моделі) необхідно враховувати умови реєстрації цих об’єктів.

Стаття 7 вищевказаного Закону уточнює, що «Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною».  

Різниця між винаходом та корисною моделлю полягає в наявності / відсутності винахідницького рівню. Закон дає наступне розуміння цього критерію: «Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки».  Простіше кажучи, патент на винахід видається на абсолютно новий, невідомий світовому рівню техніки, об’єкт. Корисна модель характеризується відсутністю винахідницького рівня. 

Що стосується реєстрації пляшки як винаходу (корисної моделі), слід розуміти, що даний патент захищає об’єкт саме з технологічної сторони. Новий спосіб виготовлення, використання пляшки, новий спосіб розливання рідини, її збереження, частини пляшки, які якісно впливають на її функціонал тощо, можуть бути об’єктами винаходу (корисної моделі).

 

Обираючи спосіб правового захисту для Пляшки, слід розуміти, що зареєструвати Ви можете або її зображення (зовнішній вигляд), або технологічно-функціональну складову. Якщо йдеться мова про реєстрацію  зображення (зовнішнього вигляду) пляшки, більшість заявників схиляються до реєстрації промислового зразка, що в цілому є правильним. Однак для повного захисту такого об’єкта як пляшка радили б реєструвати і торговельну марку, і промисловий зразок. Таким чином захищають права на пляшки виробники алкогольних та безалкогольних напоїв в Україні. Як наприклад, Моршинська та Кока Кола.  

Якщо Вам потрібно захистити  технологічно-функціональну складову пляшки, рекомендуємо реєструвати саме винахід (корисну модель).

 

 Список нормативно-правових актів.

1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV

2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

3. Правила складання і  подання  заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Держпатенту України N 116 від 28.07.95 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95

4. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91

https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf  5.  Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23.12.1993  № 3770-XII.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12 

6.  Правила складання і  подання  заявки  на промисловий зразок, затверджені Наказом  Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002  року.

7.  Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок, затверджені Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91

8.  Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23.12.1993  № 3770-XII.

9.  Правила складання і  подання  заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені Наказом  Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 року.

10.  Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджені Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91

© Оксана Власюк, Агентство Українські торгові марки, 2020