Принцип ЗНАК В ЦЕЛОМ и Дискламация (исключение из правовой охраны) в торговых марках -
Принцип ЗНАК В ЦЕЛОМ и Дискламация (исключение из правовой охраны) - двуединое целое или нет?!
Реальности нашей работы часто таковы, что на некоторые вопросы по торговой марке трудно дать однозначный ответ. И не потому, что мы что-то не знаем в законодательстве или в практике регистрации торговых марок. Мы как раз - отлично все знаем. Но как всегда есть НО! К сожалению, практика Квалификационной экспертизы по торговым маркам Укрпатента (сокращенно КЭ ТМ Укрпатента) имеет очевидные проблемы. И одна из очень БОЛЬШИХ проблем - это исключение возможности указания 526 кода из практики подачи Заявок на выдачу Свидетельства Украины на знак для товаров и услуг.Причем это исключение из практики КЭ ТМ Укрпатента произошло "подковерным способом." Т.е. эта возможность по Закону вроде как есть. А в реальности - Заявитель лишен вполне законного ЕГО права указать, что некоторые элементы знака он исключает из правовой охраны.. При этом сама экспертиза ТМ Укрпатента, когда ей удобно или хочется - все же применяет дискламацию (код 526). Последний пример - Свидетельство № 246689. Оно - на картинке слева, код 526 выделен нами. Ну, а наиболее яркий пример - это знак АЛУШТА согласно Свидетельству № 71830 (уже не действующему). Было это давно. Задачей регистрации явно стояло получить домен alushta.ua И получили таки. Правда директор ООО Хостмастер потом написала "особое разъяснение" по поводу того, как же по дискламированной словесной части знака можно умудриться получить домен ua :) Но не о доменах сейчас речь.
Про дискламацию.
Уточним некоторые понятия. ДИСКЛАМАЦИЯ - это нормальная всемирная практика исключения неких частей (элементов) торговой марки из правовой охраны. Применяется тогда, когда какая-то часть ТМ (изображение, слово, словосочетание) не соответствуют требованиям действующего законодательства или специальным требованиям установленного порядка регистрации ТМ. Дискламированные части (элементы) знака отражаются в соответствующем коде (это код 526) библеографических данных о знаке (торговой марке). Это предусмотренно Стандартом ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственнсти, на англ. сокращенно - WIPO). Это - WIPO STANDARD ST.60 RECOMMENDATION CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING TO MARKS, (в переводе - РЕКОМЕНДАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ О ЗНАКАХ) . И там четко предусмотрен и указан код для исключения из правовой охраны - (526) Disclaimer.
А) Дискламация в Евросоюзе.
Статью 38 (2) Совета Регламента Европейского союза № 40/94 от 20 декабря 1993 года о торговой марке четко указывала: "Если знак содержит элемент, который не является отличительным, и если включение указанного элемента в знак может вызвать сомнения в отношении объема охраны этого знака, ведомство может запросить в качестве условия для регистрации указанного знака, заявления от Заявителя, что он отказывается от какого-либо исключительного права на такой элемент."
Статья 37 (2) нового Регламента Совета ЕС № 207/2009 уже от 26 февраля 2009 года о торговой марке Евросоюза, которая в последствии заменила выше указанную норму предусматривала, что: "Если знак содержит элемент, который не является отличительным, и если включение этого элемента в знак может вызвать сомнения в отношении объема защиты этого знака, то Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза может потребовать от Заявителя в качестве условия для регистрации указанного знака заявить, что он отказывается от какого-либо исключительного права на этот элемент. В зависимости от обстоятельств любой отказ от ответственности или публикуется вместе с Заявкой или вместе с регистрацией торговой марки Европейского союза". Уточним, что в 2017 году Регламент был изменен.
Б) Дискламация в России.
Понятно, что в условиях агрессии России против Украины она - теперь нам совсем не указ. Но! Наше законодательство по знакам "слизали" с российского. И это - исторический факт. Причем - "слизали" плохонько. И, скорее всего - умышленно плохонько. Но все же, о российских нормах.
"Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги" (аналог украинских Правил, а сокращенно - Руководство) содержит многостраничные разъяснения порядка исключения из правовой охраны (дискламации) части знака. С картинками. С подробными пояснениями. Да и вообще по объему Руководство - 297 страниц.
В) Дискламация в Украине.
В Украинском законодательстве дискламация куда-то забита, затуркана и искорежена. В первую очередь, ее предусматривает Закон "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" Согласно последнему абз. п. 2 ст. 6 Законе предусмотрено, что "Обозначения, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, шестом и седьмом настоящего пункта, могут быть внесены в знак как элементы, которые не охраняются, если они не занимают доминирующего положение в изображении знака". Кто, как, когда и почему вносит 526 код, дописать забыли. Ну, может подзаконные Правила расскажут? Пункт 4.3.1.8 Правила подправляет Закон и устанавливает, что "Обозначения, указанные в пункте 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, могут быть включены в знак, как элементы, которые не охраняются. "Ну, сказали "А". Так где же "Б", т.е: "Как происходит дискламация?" А в ответ - тишина. Немного попытались "пояснить" в документе "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг" (Приказ ГП "Украинский институт промышленной собственности" от 07.04.2014 № 91). Там в п. 10.6. "Визначення положення позначення, як елемента в заявленому знаку" попітались как-то пояснить про связь неохраняемых элементов знака и их возможным доминированием в знаке. Но, как-то если с доминированием еще так сяк вышло. То вот с исключением из правовой охраны - не получилось ничего. Вопрос: "Что, как, когда и почему можно и нужно дискламировать Заявителю и эксперту КЄ ТМ Укрпатента?" - так и остался за бортом законодательства. Замечу кстати, что если российское Руководство по объему - 297 страниц с картинками. То украинские МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ - 181 страница. У нас что, ЗНАКИ другие? Или эксперты опытнее? Ну, а картинки хоть есть в наших Рекомендациях, или на пальцах экспертам рассказывать будете? "Какие картинки? :) Сами пусть угадают!" То бишь опять - мутная вода.
Причины проблемной ситуации .
1) Решение украинского Верховного суда (вернее - и сам спор) по знакам "РІЗДВЯНИЙ" Св № 106778 и "РІЗДВЯНЕ" Св № 189828, это - только печальное следствие того, что в Укрпатенте додумались до постулата "ЗНАК В ЦЕЛОМ" и одновременно исключили из ПУБЛИЧНОЙ практики применение 526 кода. И отмечу, что постулат "ЗНАК В ЦЕЛОМ" при наличии дискламации – имеет право жить!. Но! Без нее, а точнее - без грамотного Закона, без максимальном подробных и понятных Правил (или так уж и быть - Методических рекомендаций) - "Маємо те, що маємо!" А ниже мы наглядно покажем, к чему в Украине это привело.
В тему спора сравните словесный знак "РІЗДВЯНИЙ" Св № 106778 и комбинированный "СТАРОКИЇВСЬКИЙ РІЗДВЯНИЙ "по Св № .210500. И этот СТАРОКИЇВСЬКИЙ РІЗДВЯНИЙ" не имеет 526 кода. Что, с нашей точки зрения, и есть насилие над ТМ вообще и извращенное понимание ст. 492 и ст. 495 Гражданского кодекса Украины.
2) Мы Уверены, что знак "РІЗДВЯНИЙ" вообще не должен был быть зарегистрирован. От слова ВООБЩЕ. Согласно п.2 ст. 6 Закона "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" не могут быть зарегистрированы знаки, которые "складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду". Потому как в интернет ость вполне общедоступная инфа про то, что «рождественское пиво» – это указание на некий вид товара. Таким образом, ПЕРВОЙ "лоханулась" Квалификационная экспертиза ТМ в Укрпатенте. Случайно «лоханулся» эксперт Укрпатента или "по просьбе" – это уже другой вопрос. И заметьте, что по заявке m200722621 на "РІЗДВЯНИЙ" даже Предварительного отказа не было.
3) Потому сам судебный спор по знакам, словесному - "РІЗДВЯНИЙ" Св № 106778 и комбинированному "РІЗДВЯНЕ" Св № 189828 – только вторичен. А потому и обсуждение «особой» терминологии или «особенных» подходов украинского суда, как некого следствия насилия над ТМ, само по себе имеет право быть. Но вот ПРЕДМЕТА спора быть бы ВООБЩЕ бы не должно.
Итого, наше мнение по знакам "РІЗДВЯНИЙ" Св № 106778 и "РІЗДВЯНЕ" Св № 189828 таково. ЕСЛИ бы первого знака "РІЗДВЯНИЙ" не было вообще. Т.е. - он не был бы зарегистрирован на имя «Перша приватна броварня» так как является указанием на вид товара (!). Или он все же был бы зарегистрирован, но уже в виде некоего комбинированного знака с дискламацией слова «РІЗДВЯНИЙ». А второй знак, принадлежащий «Карлсберг Україна» - тоже имел бы дискламацию слова "РІЗДВЯНЕ", то у сторон судебного спора по делу № 910/18587/16 не было бы ПРЕДМЕТА спора. И может было бы все ОК.
А так – мы имеем Решение украинского Верховного суда по делу № 910/18587/16. Которое читать, по крайней мере нам, тошно.
А в чем же насилие над ТМ вообще и извращенное понимание ст. 492 и ст. 495 Гражданского кодекса Украины?
Здесь как раз все просто и понятно. Особенно тем, кто знаком с правом интеллектуальной собственности в Украине - все просто очевидно. Статья 492 ГКУ устанавливает, что "Торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (оказываемых) другими лицами". Т.е Гражданский кодекс сказал: основная функция ТМ - это отличать, индивидуализировать, отделять товары и услуги одного производителя, от товаров и услуг другого производителя. Правда, все просто и понятно? :)
В свою очередь, ст. 485 ГКУ предоставляет владельцу ТМ "Исключительное право разрешать использование ТМ и исключительное право препятствовать неправомерному использованию ТМ, в том числе запрещать такое использование." Правда, все тоже просто и понятно? :)
Вам - понятно. Нам - понятно. Да и что тут понимать? Смотрим на знаки-САРДИНИ внизу - и все всем очевидно: ТАК не должно быть! Почему не понятно КЭ ТМ Укрпатента, части судей Верховного суда или отдельным судебным экспертам - трудно сказать! :)
Но! Мы глубоко убеждены, что ситуация с законодательством и практикой КЭ ТМ Укрпатента по знакам - поганенькая. И как последствие – такой ситуации - огромное количество споров по ТМ, в том числе и судебных. А значит - это кому-то нужно и выгодно. Мутная же вода! И на этом явно - что наживаются. И точно, что это - не Заявители.. Как вы думаете, КТО наживается? Кому выгодна мутная вода Закона, Правил и Методических рекомендаций? :)
КРИЧАЩИЙ пример того, чего НЕ ДОЛЖНО быть.
Мы - патриоты Украины. И хотим, чтобы и ТМ в нашей с Вами стране были - КРАСИВЫЕ, законные и понятные. Но на сегодня КЭ ТМ Укрпатента наплодила столько "красивых" знаков, что дальше просто некуда. Полюбуйтесь на классику: знаки внизу - сходны жо степени смешения, товар - один, а производители - разные. И нет ни у одного дискламации. Таким образом, это - просто "изнасилование" статей 492 и 495 Гражданского кодекса Украины и ст. 6 специального Закона. А вот если бы САРДИНИ исключили из правовой охраны - еще хоть какие=то отговорки может и могли бы быть.
1) Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 189934 (заявка m201308966). Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рибоконсервний завод «ЕКВАТОР». Кл.29: Сардини
2) Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 189991 (заявка m201310636). Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРРИБФЛОТ». Кл.29: Сардини.
3) Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 197651 (заявка m201321191). Власник: Приватне підприємство «РИБПРОДУКТ ПЛЮС». Кл.29: Сардини.
А что про эту ситуацию говорит Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" А вот Закон в п. 3 ст. 6 как раз и говорит об этой ситуации: "Не могут быть зарегистрированы как знаки (ТМ) обозначения, тождественные или сходные до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг".. Закон говорит: НЕ МОГУТ!" А вот КЭ ТМ Укрпатента говорит: "НЕееет, мОгут!". "Люминий!" И регистрируют! Потому как им ЗНАК В ЦЕЛОМ и без Дискламации и так они и, по их мнению, "не особо похожи, и производитель почти один, и сардинки видать там какие-то разные".
Вывод по этим трем ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ знакам: они - это наглядный пример применения практики ЗНАК В ЦЕЛОМ и без дискламации. И вопиющий пример изнасилования ГКУ и специального Закона по ТМ. И все это -последствия многолетнего (!) отсутствия толковых Правил или Рекомендаций,
Итог. Реальная жизнь.
И вот приходит к нам Заявитель. Они сейчас же все - умные. Нашел в Интернет эти три знака. И говорит нам:: "Я тоже САРДИНИ хочу, давайте подавать Заявку. И какие у меня шансы?" И что мы ему должны ответить? Мы честно говорим: "Откажут!" В ответ: "А почему тем дали, а мне нельзя?" Что мы ему должны сказать? Что пусть дает взятку?
Таким образом, недописанные Законы, Правила и всяческие туманные Рекомендации - ведут к нарушению Закона и к коррупции. Мутная вода. Недоделанный закон. Недописанные Правила и Рекомендации. Зачем создана эта проблема ЗНАК В ЦЕЛОМ и без Дискламации? Может, для "Ловись бабло?!"
Оговорка. Мы знаем, что принцип "ЗНАК В ЦЕЛОМ" - есть в практике ТМ Евросоюза (EUTM). НО! Экспертиза ЕС прошла многолетнюю практику дискламации. И их эксперты - уже выучены. Да и вообще, в Евросоюзе нет Квалификационной экспертизы на стадии Заявки по инициативе Ведомства. Законодатель там давно пришел к мысли о том, что НЕ ЭКСПЕРТ должен рулить. А потребитель или бизнес. И потому в Европе никто так просто не отказывает и экспертизу не проводит. Заплатите 250-300 евро за подачу Возражения против регистрации. Вот тогда и экспертиза будет.
Что же мы до сих пор никак не можем в Европу прийти?
Может, этого кто-то не хочет?
© Патентный поверенный Кондратюк И.В., 2019
P.S. Добавим, что фраза в Решении Верховного суда Украины "Сприйняття (торгових) марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль у їх порівнянні й оцінюванні" нам очень напоминает крылатую фразу "Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного!" (с) Семен Альтов.
Новости в тему:
Дізнатись все про торгову марку.
Отримати штрих-код на товари.
Почати реєстрацію авторських прав.
Отримати патент на винахід чи корисну модель.
Почитати Статті про торгову марку, промисловий зразок, винахід, корисну модель та авторське право.