РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ: Украина, Россия и др. страны
телефоны патентного поверенного Чат ТелеграмЧат Viber
Содержание страниц сайта о торговых марках (товарных знаках) Содержание
Раздел меню
Статьи о торговой марке, домену UA, патентам и авторскому праву

Лицензионные договоры - мечты и реальность в Украине

главная
торговые марки
штрих-код Штрих-код
авторское право Авторское право
патент Патент
ФОРУМ
Статьи
Законы
Прайс-лист
Об Агентстве
Адрес офиса
Вернуться на страницу Статьи Торговая марка, авторское право, домен, патент
Главная страница сайта Регистрация торговой марки

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ – МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ


Автор статьи: КУЦЕВИЧ Валерий Людвикович Патентный поверенный Украины (рег. № 15)

патентный поверенный

Знание – сила. Френсис Бэкон
Невежество – тоже. Примечание к Ф.Б.

В СССР монопольным представителем государства при заключении любых лицензионных договоров служило Всесоюзное объединение «Лицензинторг». Оно исчезло вместе с Союзом. И вот уж почти 10 лет, как юридические лица-предприятия любой формы собственности и физические лица свободны в выборе партнёров для заключения любых договоров, которые не противоречат действующим законам, «общественным интересам», «добрым нравам» и «общественной морали».

Беда лишь в том, что далеко не все осознали смысл любимого марксистами афоризма: «Свобода есть познанная необходимость». И, добавим, собственная ответственность за результаты заключённых сделок. Поэтому независимо от того, будете ли Вы продавцом ( лицензиаром ) или покупателем ( лицензиатом ), Вам надо знать:  

  • зачем нужны лицензионные договоры?
  • на чём они могут быть основаны?
  • что должно служить предметом лицензионных договоров?
  • какими должны быть права и обязанности сторон таких договоров?
  • как минимизировать риски при их заключении и исполнении?
Остаётся надеяться, что, получив ответы на эти вопросы, Вы уже не сможете рассматривать опубликованные во множестве образцы лицензионных договоров как бланки для бездумного заполнения имеющихся в них пробелов.

Торт лучше кушать в компании
Одесская поговорка

1. Лицензионные договоры нужны:
а) потенциальным лицензиарам – если они по каким-либо причинам, например: из-за недостатка собственных производственных мощностей для полного освоения рынка и удовлетворения платёжеспособного спроса на новый товар,
- из-за удалённости лакомого географического сегмента рынка от места своей постоянной «прописки», из-за жёсткой протекционистской политики в каком-либо государстве, которая делает импорт готовых патентованных изделий невыгодным,
- из-за банального дефицита собственных и/или недоступности заёмных финансов, - не могут сами по себе (без посредников) получать прибыль там и тогда, где и когда она видна «невооружённым» глазом;
б) потенциальным лицензиатам – если они хотят быстро и, по возможности, дёшево, то есть, не тратясь на научно-исследовательские (НИР), опытно-конструкторские (ОКР) и/или опытно-технологические (ОТР) работы, выйти на выбранном географическом сегменте рынка в лидеры по объёмам продаж привлекательных по цене и/или качеству новых товаров;
в) обеим указанным сторонам – если они совместно хотят получить прибыль от эксплуатации интеллектуальной собственности лицензиара по местонахождению лицензиата.
Естественно, потенциальные лицензиары стремятся продать лицензии подороже, а потенциальные лицензиаты хотят купить их подешевле. Понятно, что фактическую цену каждой лицензии стороны, опираясь на результаты независимых маркетинговых исследований, определяют путём переговоров. Однако и то, и другое реально возможно тогда и только тогда, когда потенциальный лицензиар дал потенциальным лицензиатам достаточные основания для раздумий типа «to be or not to be…».

Если это покупают, значит, это - искусство (Ф.Л. Райт, архитектор)
Видит око, да зуб неймёт. (Поговорка)

2. Лицензионные договоры могут быть основаны на «искусстве»
Иначе (и точнее говоря) общим основанием для всех лицензионных договоров служит право собственности на такие объекты «искусства», которые у потенциальных лицензиатов вызывают желание оперировать с ними на рынке. И торговая марка здесь не исключение.
Для справки: древнегреческое слово «techne» и обозначает искусство в широком смысле, включая «художества» любого вида, науку и, собственно, технологию и технику.
Право собственности, полагаемое в основание лицензионных договоров, может распространяться:
• либо на тиражи произведений искусства , то есть художественной литературы, живописи и скульптуры, зодчества и музыки, и произведений науки, в особенности, естествознания (которые далее как возможные объекты лицензионных договоров не рассмотрены, ибо не относятся напрямую ни к промышленности, ни к сельскому хозяйству);
• либо на такие патентоспособные объекты интеллектуальной промышленной собственности , как:
изобретение, то есть новые неочевидные для средних специалистов и промышленно применимые описания изделий (устройств, веществ, биологических объектов типа штаммов микроорганизмов и культур растительных или животных клеток) и способов (технологических процессов),
полезная модель, то есть описания новых и промышленно применимых конструктивных решений каких-либо устройств, и
промышленный образец, то есть художественно-конструкторские решения внешнего вида промышленных изделий, включая рисунки тканей, ковров, упаковок и т.д.; либо на пригодные к официальной регистрации товарные знаки (предпочтительно такие, которые стали «брендами»),
• либо на ноу-хау, то есть секреты производства каких-либо коммерчески ценных продуктов, сохраняемые в тайне и передаваемые от собственника к пользователю только по лицензионным договорам при условии неразглашения третьим лицам.
Право собственности на патентоспособные объекты должно быть подтверждено, по меньшей мере, одной заявкой на выдачу патента на территории, где намечено заключение лицензионного договора. Желательно, чтобы такая заявка была основана на Международной заявке, поданной на основе Договора о патентной кооперации в стране местопребывания потенциального лицензиара. Ещё более желательно, чтобы на момент начала переговоров о продаже лицензии в стране пребывания потенциального лицензиата уже действовал выданный лицензиару национальный или региональный патент.
Право собственности на ноу-хау в большинстве стран мира, включая Украину, регламентировано не каким-либо конкретным законом, а опирается на обычаи и добрые нравы. Поэтому оно сохраняется за собственником до момента, когда он сам, тяготясь тайной и не задумываясь о последствиях, проявит неуместное несвоевременное и бесплатное недержание речи. К сожалению, именно это недержание характерно для многих наших научных и инженерно-технических работников.

Незнание закона не освобождает от ответственности.
А знание – часто…

Неизвестный юрист

3. Предметом лицензионных договоров должна служить уступка имущественных прав лицензиаром лицензиату.
Термин «имущественные права» обозначает:
а) применительно к патентованным объектам и технологическим ноу-хау:
право производить патентованные изделия или осуществлять патентованные способы и/или практически применять ноу-хау,
право предлагать к продаже и продавать патентованные изделия или продукты, изготовленные патентованным способом или с применением ноу-хау, и
право вводить соответствующие объекты в хозяйственный оборот иным способом (например: импортом на территорию действия лицензионного договора; сдачей их в аренду третьим лицам или оказанием платных услуг с использованием таких объектов);
б) применительно к зарегистрированным товарным знакам (знакам обслуживания) - право использовать их для маркировки товаров или услуг, указанных в том свидетельстве о регистрации знака, которое положено в основу договора.
Уступка имущественных прав может быть:
а) в финансовом аспекте:
безвозмездной , что возможно, если лицензиат оказывается в сфере косвенных товарно-денежных интересов лицензиара (обычно в качестве дочернего предприятия), и
платной – в остальных случаях, причём платежи за предоставление лицензии могут производиться как в денежной форме, так и «в натуре» и быть двух типов:
- паушальными , то есть в виде разовой обычно денежной выплаты, по меньшей мере, одной фиксированной суммы,
- роялти , то есть в виде периодических денежных и/или натуральных выплат, которые исчислены в процентах от согласованной сторонами базы или в фиксированной сумме за единицу продукции или работы, и
- комбинированными (состоящими из некоторой паушальной суммы и роялти);
б) в аспекте объёма передаваемых прав :
полной , что означает:
- применительно к патентам или свидетельствам о регистрации товарных знаков - передачу этих документов новым собственникам, которые будут владеть ими, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению (с регистрацией договора уступки в соответствующем патентном ведомстве и публикацией сведений о ней), а
- применительно к ноу-хау – аналогичный отказ прежнего собственника от всех прав собственности в пользу нового собственника (обычно с нотариальным заверением договора уступки),
исключительной («эксклюзивной») , что следует понимать в том смысле, что у данного лицензиара остается, по меньшей мере, право владения основанием лицензионного договора и что на выбранной сторонами территории будет один и только один лицензиат, и
неисключительной , что следует понимать в том смысле, что у данного лицензиара остаются, по меньшей мере, права владения и распоряжения основанием лицензионного договора и потому на выбранной сторонами территории может быть несколько лицензиатов;
в) в аспекте территории действия лицензионного договора – всегда ограниченной:
в нижнем пределе – одним регионом определённого государства (что, разумеется, обычно невыгодно лицензиату), а
в верхнем пределе – лишь Земным шаром (что вряд ли сможет обеспечить даже самый богатый лицензиар и что вряд ли когда-нибудь станет нужно самому сумасбродному лицензиату);
г) в аспекте срока действия лицензионного договора - всегда ограниченной:
в нижнем пределе – минимальным сроком окупаемости затрат лицензиата на приобретение лицензии (что, разумеется, обычно невыгодно лицензиару), а
в верхнем пределе – предельным сроком действия патента (или свидетельства на товарный знак) и/или сроком морального старения ноу-хау , ибо с этими фактами связано исчерпание оснований для заключения лицензионного договора.

Ты - мне, я – тебе
Принцип рынка

4. Права и обязанности сторон лицензионного договора
Даже безвозмездное предоставление лицензии требует тщательной проработки вопроса о правах и обязанностях сторон. При такой проработке обычно исходят из принципа, что права одной стороны суть обязанности другой стороны (и наоборот). Поэтому далее мы остановимся преимущественно на обязанностях лицензиара и лицензиата применительно к договорам о предоставлении исключительной или неисключительной лицензии.
Лицензиар всегда обязан гарантировать лицензиату:
• принадлежность себе и только себе исходных имущественных прав собственности на «искусство» и их защиту за свой счёт от посягательств третьих лиц,
передачу лицензиату такой (преимущественно технической) документации, которая необходима и достаточна для освоения производства продукции по лицензии, и устранение дефектов в переданной технической документации, если они будут выявлены,
• осуществимость изобретения (полезной модели, промышленного образца, ноу-хау) с достижением определённых технико-экономических показателей.
Лицензиат всегда обязан:
• признавать лицензиара собственником исходных имущественных прав на «искусство»,
• соблюдать технические условия и технологические рекомендации лицензиара по осуществлению изобретения (полезной модели, промышленного образца, ноу-хау),
• коммерчески реализовать приобретённые имущественные права под угрозой досрочного (и обычно бесспорного) расторжения лицензионного договора,
вести бухгалтерские дела так, чтобы операции с продукцией по лицензии были выделены и доступны для аудиторских проверок объёмов её выпуска и выручки от её продаж,
• обеспечивать доступ лицензиара к указанным выше данным, и
сохранять в тайне предоставленную ему технологию даже после истечения срока действия договора (в том числе и лицами, которые работали у лицензиата по найму).
Лицензиар в большинстве случаев обязан :
• поддерживать патенты (или иные охранные документы) в силе за свой счёт, а при появлении намерения досрочно отказаться от их поддержания в силе – заблаговременно известить об этом лицензиата,
• оказывать практическую помощь лицензиату в освоении производства продукции по лицензии (а при необходимости – и её предпродажного и/или послепродажного обслуживания) и извещать лицензиата обо всех усовершенствованиях и улучшениях продукции по лицензии и/или технологии её производства.
Лицензиат в большинстве случаев обязан :
• своевременно выплачивать лицензиару обусловленное договором вознаграждение (паушальные платежи и/или роялти) и, если это предусмотрено, пеню за любую просрочку любых платежей, содействовать лицензиару в выявлении и судебном преследовании нарушителей имущественных прав,
• в обусловленный срок реагировать на каждое извещение лицензиара об усовершенствовании и улучшении продукции по лицензии и/или технологии её производства и,
• в свою очередь, немедленно извещать лицензиара обо всех усовершенствованиях и улучшениях продукции по лицензии и/или технологии её производства, которые сделаны специалистами лицензиата.
Лицензиар может быть иногда обязан :
при предоставлении второй, третьей и т.д. неисключительной лицензии сообщать лицензиату сведения о них, и если каким-либо последующим договором будут предусмотрены более выгодные условия лицензирования, «автоматически» распространять их на предшествующие договоры, и уплачивать лицензиату договорные штрафы за поставку некачественных комплектующих изделий и/или иного сырья (полуфабрикатов) и/или технологической оснастки.
Лицензиат может быть иногда обязан:
• производить продукцию по лицензии только на тех предприятиях, которыми он располагал в момент заключения договора,
• закупать у лицензиара (обычно в счёт платежей по договору) комплектующие изделия и/или иное сырьё (полуфабрикаты) и/или технологическую оснастку и/или услуги специалистов лицензиара по пуско-наладочным работам и техническому обслуживанию технологического оборудования или согласовывать с лицензиаром такие закупки у третьих лиц и
• после истечения срока действия договора возвратить лицензиару всю техническую документацию (и, при необходимости, остатки сырья и/или комплектующих изделий).
Особую роль играет взаимное обязательство сторон улаживать споры к обоюдному согласию и согласованный выбор юрисдикции для разрешения споров, которые не удалось решить полюбовно.
Из числа прав лицензиара наиболее существенны:
• право непосредственно или через уполномоченного представителя проверять правильность учёта выпуска продукции по лицензии и выручки от её продаж,
• право бесспорного расторжения лицензионного договора при просрочке любого платежа сверх согласованного сторонами предельного срока (обычно в сочетании с полным запретом дальнейшего выпуска продукции по лицензии и возмещением убытков) и
• право сохранять собственное производство продукции, на выпуск которой предоставлена лицензия (естественно, только в случае продажи исключительной лицензии).
Из числа прав лицензиата наиболее существенны:
право на техническую помощь лицензиара в освоении производства (а иногда – и сбыта) продукции по лицензии,
• право на усовершенствование продукции по лицензии и технологии её производства, за предоставление которого лицензиату нередко приходится «повоевать» с лицензиаром,
• право продавать на территории действия лицензионного договора сублицензии третьим лицам (естественно, в случае только приобретения исключительной лицензии),
• право на дифференцированные (снижаемые по мере роста выпуска продукции по лицензии) ставки роялти и
• право на отказ от уплаты роялти в случае досрочного прекращения действия патента (патентов) лицензиара, которые были положены в основу лицензионного договора.

Боишься - не делай! Делаешь - не бойся!
Хочешь увидеть своего главного врага – глянь в зеркало!

Житейские правила

5. Как минимизировать риски при заключении и исполнении лицензионных договоров?
Условимся, что применительно к теме статьи термином «риск» мы будем обозначать вероятность нанесения финансового и/или материального и/или морального ущерба участникам лицензионного договора (далее – ЛД):
• либо вследствие ошибок одной из сторон ЛД при подготовке к его заключению или при его исполнении,
• либо вследствие отказа от заключения ЛД со стороны потенциального лицензиара,
• либо вследствие отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения, по меньшей мере, одного из обязательств какой-либо стороны по отношению к другой стороне после вступления ЛД в силу.
Должно быть ясно, что исключить риски на 100% в принципе нельзя (иначе бы и не говорилось о них). Так, невозможно заранее предвидеть форс-мажорные обстоятельства , которые воспрепятствуют выполнению некоторых или всех обязательств одной или обеих сторон. Примерами таких обстоятельств могут служить природные (землетрясение, наводнение и т.д.) и социальные (политический переворот, военные действия и т.д.) катаклизмы.
Поскольку ни одна из сторон не может быть виновата в «форс-мажоре», постольку в тексты ЛД обычно включают статью-оговорку об отсутствии ответственности за ущерб, возникший по объективным причинам. Однако в большинстве стран мира такую оговорку можно и не делать, ибо в законах обычно предусмотрено освобождение от гражданской ответственности любого лица, испытавшего действие «непреодолимой силы».
Также нельзя точно предвидеть экономические кризисы, но поскольку от них не застрахован никто, в ЛД следует предусмотреть такой порядок действий сторон в условиях спада, при котором можно прогнозировать уменьшение риска. Этот порядок, естественно, будет разным в зависимости от эластичности спроса на продукцию по лицензии.
Однако в большинстве случаев типичные опасности, поджидающие лицензиара и лицензиата, заранее известны, ибо практика лицензирования позволила составить список рискованных действий, которые могут быть предприняты одной из сторон:
• либо по неосторожности с причинением ущерба самой себе,
• либо с умыслом с целью создать односторонние преимущества для себя.
Неосторожные действия, обычно влекущие за собой срыв переговоров, чаще совершают потенциальные лицензиары. К наиболее рискованным действиям такого рода, характерным для наших «коммерциализаторов» технических достижений, следует причислить:
а) воздержание от глубоких маркетинговых исследований и технико-экономических расчётов в отношении продукции, предлагаемой к производству и/или сбыту по лицензии,
б) неправильное разделение технической информации на открытую для бесплатного доступа и на закрытые до оплаты ноу-хау и в) отмеченное выше «недержание речи» вкупе с излишней доверчивостью к льстивым словам о денежном дожде, который прольётся на учёных и инженеров.
Действительно, нередки случаи, когда потенциальные лицензиары:
не знают своих конкурентов и не могут даже примерно указать потенциальному лицензиату себестоимость продукции по лицензии и вероятный объём платёжеспособного спроса даже на собственной территории,
патентуют вместо изделий только способы их производства, что в случаях, когда на продукции не остаётся явных производственных «меток», неизбежно ведёт как минимум к частичному раскрытию ноу-хау, и
верят в силу бумажек типа «соглашений о конфиденциальности», которые услужливо подсовывают для подписания посредники, ищущие (для себя!) «на грош пятаков».
Особый случай неосторожного поведения потенциальных лицензиаров из числа физических лиц обусловлен пришедшей из советских времён привычкой брать «в соавторы» любого, кто пообещает коммерчески реализовать изобретение (полезную модель, промышленный образец). Надо помнить, что в условиях конкуренции, пусть ещё и недостаточно развитой внутри постсоветских государств, лжесоавторство есть исключительно плод самообмана истинных изобретателей. И если уж Вы хотите поправить свои денежные дела, торгуя правами на основе ожидаемого патента, то берите других (физических и/или юридических) лиц только в созаявители и только после заключения с ними «Договора о патентовании изобретения (полезной модели, промышленного образца «ХYZ», о распределении расходов на патентование и поддержание патентов в силе, о порядке пользования и распоряжения имущественными правами на основе патентов и о распределении доходов, ожидаемых от реализации имущественных прав на основе патентов».
Из неосторожных действий отечественных лицензиатов следует особо выделить только одно, а именно: приобретение имущественных прав на «голые идеи», которые требуют весьма «длинных денег» для их доведения до рынка.
Более распространены рискованные действия с умыслом . Например, вполне естественно желание каждого потенциального лицензиата как можно подробнее изучить производство и сбыт продукции, с которой ему придётся иметь дело после приобретения лицензии. Нередко это изучение приобретает явный оттенок технического шпионажа. Бороться с ним можно по-разному в зависимости от типа продукции, наличия или отсутствия её патентной защиты на предполагаемой территории действия ЛД, наличия или отсутствия ноу-хау, устойчивости репутации сторон на рынке и ряда других факторов. Однако в любом случае следует ограничивать доступ к своим секретам.
Если же без глубокого ознакомления потенциального лицензиата с технологией производства продукции по лицензии подписание ЛД практически исключено, наиболее целесообразны такие контрмеры потенциального лицензиара:
• заключение опционного договора , который обычно предусматривает внесение залога перед ознакомлением ПЛт с интересующими его подробностями и бесспорный переход такого залога к ПЛр при отказе ПЛт от заключения полноценного ЛД, и/или
• включение в ЛД требования о паушальном платеже и условия передачи технической документации только после его уплаты и/или
возложение на лицензиата обязанности покупать у лицензиара сырьё или комплектующие изделия, необходимые для производства и/или послепродажного обслуживания продукции по лицензии, на срок, который лицензиар считает достаточным для получения «финансового удовлетворения». Также вполне естественно, когда иностранный лицензиат стремится предусмотреть рассмотрение возможных споров по поводу толкования или исполнения условий ЛД в судах своей страны или, на худой конец, в международном арбитраже. Эти варианты тем менее приемлемы для отечественных лицензиаров, чем слабее их финансовая база и чем меньше они знают о законодательстве и правоприменительной практике страны лицензиата или процедуре арбитража.
Поэтому при заключении ЛД следует «до последнего» отстаивать условие рассмотрения споров по поводу истолкования и/или исполнения условий ЛД в судах Украины.
Не менее естественно стремление потенциальных лицензиатов приобрести все права собственника на производство и сбыт продукции по лицензии, а на худой конец – «эксклюзивную» лицензию с максимально возможным ограничением прав лицензиара.
Здесь возможны три основных варианта:
1) если лицензиар сам не в состоянии и не хочет реализовать имущественные права на основе патента или ноу-хау и если лицензиат гарантированно (а это надо проверить!) платёжеспособен, то целесообразно выторговать максимально возможный паушальный платёж и после его получения передать лицензиату интересующие его права;
2) если лицензиар в момент переговоров сам не в состоянии, но в перспективе хочет самостоятельно реализовать имущественные права на основе патента или ноу-хау, то можно продать даже исключительную лицензию, по возможности оставив за собой право производить и сбывать продукцию по лицензии и лишив лицензиата права продавать сублицензии третьим лицам без письменного уведомления и письменного же согласия лицензиара;
3) если лицензиар в момент переговоров сам в состоянии и хочет реализовать (или уже реализовал) имущественные права на основе патента или ноу-хау, то можно продавать только неисключительные лицензии.
Далее, у обеих сторон какого-либо ЛД могут возникать искушения затянуть выполнение какого-либо из обязательств во времени . Например, лицензиар может с опозданием передать лицензиату техническую документацию или приступить к обучению специалистов лицензиата на своём предприятии, а лицензиат может затягивать выпуск и сбыт продукции по лицензии или нарушать сроки платежей.
«Лекарством» обычно служат статьи ЛД, которые предусматривают:
так называемые «договорные штрафы» и устанавливают их размеры для каждого возможного случая медлительности или забывчивости, порядок и сроки их уплаты, и/или
порядок досрочного расторжения ЛД по инициативе пострадавшей стороны.
Если же существует риск медленного освоения рынка не по вине лицензиата, то в ЛД целесообразно предусмотреть твёрдые минимальные ставки роялти на весь предполагаемый рискованный период.
И, наконец, если все или большая часть платежей по ЛД должны составлять роялти, то лицензиар ни в коем случае не должен соглашаться на их исчисление в долях от прибыли, которую во всём мире научились эффективно скрывать.
Поэтому базой для их расчёта должны служить либо выручка лицензиата за каждый условленный сторонами отчётный период, либо твёрдая сумма за каждую единицу продукции по лицензии.

Дерзайте, господа!


Автор - КУЦЕВИЧ Валерий Людвикович, Патентный поверенный Украины (рег.No.15)

========== Cоболезнования =========
К нашему огромному сожалению, в ноябре 2019 года Валерий Людвикович ушел из жизни. Ушел - Коллега, Умище, Талантище, Учитель! Вечная Память! :(
Коллектив Агентства Украинские торговые марки.


© Авторские права на эту статью.
Исключительные авторские права на публикацию и обнародование этой Статьи принадлежат ООО "Украинские торговые марки". Перепечатка (копирование), публичный показ, публичная демонстрация, или любое иное обнародование этой статьи, которые делают ее доступной для публики - являются нарушением Авторских прав ООО "Украинские торговые марки" и Авторов. А потому обязательно будут пресекаться в соответствии с положениями украинского законодательства.

И хорошего Вам бизнеса! :)


   Заказать Лицензионный договор




телефон торговые марки
099 433-01-33
063 942-55-33
098 773-33-53
04116, г. Киев, ул. Довнар-Запольского, 4, оф. 2.
E-mail: info@tm.ua          
© ООО Украинские торговые марки, 1998-2020