Первый украинский доменный спор в Арбитраже WIPO
Первый украинский доменный спор в Арбитраже WIPO
Доменный спор по процедуре UDRP - особенности и преимущества.
Мы привыкли, что любой спор в отношении домена решается в судебном порядке. Но, мир мыслит шире… Одним из самых популярных способов решения конфликта по домену является внесудебное рассмотрение которое осуществляется Центром WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности) по арбитражу и посредничеству. Основной документ - Единая политика разрешения доменных споров (далее - UDRP). Заявителем может быть любое лицо, чьи права нарушены. Но, при установлении требования о передачи оспариваемого доменного имени Заявителю, он должен соответствовать критерию приемлемости для регистрации доменных имен второго уровня. В случае с доменном .UA это наличие зарегистрированной ТМ на которую может быть переделигирован домен.
При рассмотрении спора по UDRP должно быть установлено три элемента:
1. Тождество и сходство спорного домена и торговой марки.
2. Права и законные интересы относительно спорного домена.
3. Добросовестность регистрации или использования спорного домена.
Почему стоит обратить внимание на такой вариант решения конфликта по домену – это быстро (решение Вы получите через 2-3 месяца), относительно дешево (сбор составляет ориентировочно 1500 долл.) и выгодно для сторон, так как результаты прогнозированы.
История введения UDRP в Украине.
В Украине возможность введения процедуры UDRP изучалась многие годы. Есть свои нюансы, связанные с законодательной стороной – обязательное наличие ТМ для домена .UA. Но все же, WIPO и администратор, Компания «Хостмастер», заключили соответствующий договор и с марта 2019 г. начала действовать внесудебная процедура разрешения доменных споров в домене .UA. Введение было поэтапным – сначала арбитраж принимал Иски, связанные с доменными именами второго уровня (такими, как имя .UA), а с 19 декабря и в публичном домене COM.UA.
Первый украинский доменный спор по процедуре UDRP – домен OPPO.UA
Стоит отметить, что первая жалоба в рамках процедуры UDRP была подана меньше чем через месяц после ее введения в Украине - 10 апреля 2019 года. Истец (в этом процессе Заявитель) - OPPO Pte. Ltd. – китайская компания, что производит электронику. Ответчик – физическое лицо, владелец спорного домена. И, конечно же, «виновник торжества» - домен oppo.ua.
Немного фактов. Так, OPPO это известный производитель, который в 2018 г. был признан брендом смартфонов номер 5 в мире. Бренд у них был зарегистрирован по международной процедуре с охватом Украины еще в далеком 2007 г. Номер международной регистрации 786844A относительно товаров и услуг 9, 35, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ. Торговая марка Ответчика Свидетельство № 201789 зарегистрирована 27.07.2015 г. в классе 45, а 03.08.2015 г. уже существовал домен oppo.ua. Т.е. домен использовался три с половинной года и, скорее всего, если бы Истец не заинтересовался рынком Украины, будем честными – национальный потребитель не так давно узнал о них, существовал бы и дальше. Но, есть конфликт, и есть его решение – изучим.
Как рассказал арбитр, который рассматривал этот спор, в процессе нужно было решить несколько вопросов. Так, первое это язык рассмотрения дела. Вопрос больше процедурный, но в чем прелесть применения UDRP – даже в здесь учитывается мнение и удобство сторон. По общим правилам это язык договора о регистрации спорного домена. Но, стороны могут договориться о конкретном языке. Или это должен быть язык которым владеют стороны и, соответственно в равной степени могут привести свои позиции, при этом использование этого языка не повлечет дополнительных затрат как временных так финансовых (переводы). В нашем кейсе по домену oppo.ua был выбран английский язык, так как на нем велась переписка между сторонами, процессуальная переписка и было установлено, что стороны владеют этим языком. Дальше следовало рассмотрение по сути по трем элементам. Так, первый это тождество и сходство доменного имени с торговой маркой Истца. Здесь даже без специального образования ясно, что они тождественны (не берем во внимание .ua). Второй элемент – наличие прав и законных интересов у Ответчика в отношении оспариваемого доменного имени. Казалось бы вопрос решен, ведь у Ответчика зарегистрирована торговая марка, т.е. права закреплены в соответствии с законодательством. Но, так как в Украине для регистрации домена обязательно наличие зарегистрированной ТМ, то такой бренд может быть у обеих сторон. Поэтому, наличие зарегистрированного знака автоматически не подтверждает наличия прав или законных интересов. К тому же, практика наработанная арбитражем показывает, что ТМ могли зарегистрировать специально для обхода UDRP. В нашем деле было установлено, что бренд специально регистрировали в другом классе, чтобы разойтись с товарным знаком Заявителя и получить желаемый домен. Также, было подтверждено, что сам по себе домен у потребителя ассоциируется с OPPO Pte. Ltd. Плюс на сайте, который был на домене, продавалась продукция конкурентов Истца… Поэтому, второй элемент был решен в пользу Заявителя, так как не может быть и речи о наличии прав и законных интересов при таком использовании. Третий элемент для Украины звучит как «недобросовестная регистрация ИЛИ использование». Тесть, достаточно доказать один из фактов (в некоторых странах требуется подтверждение и того и второго). Здесь было доказано, что Ответчик, который работает в сфере электроники не мог не знать о такой компании и о ее праве на соответствующий бренд. Кроме того, выбирая заведомо свободный класс под домен, Ответчик знал и о наличии зарегистрированной торговой марки в Украине на имя Истца.
Результаты доменного спора по OPPO.UA и выполнение решения.
Решение, с учетом всего выше изложенного, было принято в пользу Истца. Регистратора обязали домен переделигировать.
Напомню, что для этого у Заявителя должна быть зарегистрирована торговая марка, на которую может быть переведен домен. И у Истца она есть, даже не одна.
Но, решение пока не выполнимо…. Почему? Были переданы права по международным регистрациям. И оказалось, что отличается наименование Компании в самом Решении Арбитража и в регистрационных документах. Сочувствуем OPPO Pte. Ltd., они – создали сами себе проблему! :)
Нам же остается только следить за новыми делами. С учетом того, что с 19 декабря 2019 года процедура начала действовать и в публичном домене COM.UA, то подобных способов разрешения доменных споров ожидается намного больше.
© Инна Панасюк, 2019
Похожие новости:
Делопроизводство по Заявкам на торговые марки в WIPO.
Пора Патентным поверенным брать пример с Адвокатов.
Дізнатись все про торгову марку.
Отримати штрих-код на товари.
Почати реєстрацію авторських прав.
Отримати патент на винахід чи корисну модель.
Почитати Статті про торгову марку, промисловий зразок, винахід, корисну модель та авторське право.